出願公開と補償金請求権（64条・65条）しゅつがんこうかいとほしょうきんせいきゅうけん

出願から1年6月たつと、まだ特許になっていなくても出願の中身が公開特許公報に載ります。審査を待つ間も技術を世の中に知らせて重複研究を避けるためですが、公開された発明は誰でも読めるので、特許になる前に真似をされるおそれが出てきます。そこで65条は、出願人が公開後に警告をしておけば、警告の後から設定登録までの実施について実施料相当額を補償金として請求できるとしました。まだ特許権ではないので差止めはできず、請求できるのも設定登録を待ってからです。

出願公開は出願の日から1年6月の経過か出願人の請求で行われ、請求は翻訳文などの提出前にはできず取り下げられません

64条1項により、特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その出願について出願公開をしなければなりません。公開は特許公報に出願人、発明者、明細書・特許請求の範囲・図面の内容、要約書などを掲載して行い（2項）、公序良俗を害するおそれがあるときは明細書等の内容を載せないことができます。出願公開は特許庁に係属している出願が対象なので、公開前に取り下げられた出願は公開されないのが原則ですが、公開の準備が終わった後に取り下げられたときは公開されることがあるという運用なので、公開の請求をしていても「出願公開前に当該出願が取り下げられたときは、出願公開されることはない」と言い切る枝は誤りです。64条の2は、出願人が早期に公開して補償金請求権の警告を可能にするための出願公開の請求を認めますが、既に公開されている場合、パリ条約の優先権の主張を伴う出願で優先権証明書類等が提出されていない場合、外国語書面出願で翻訳文が提出されていない場合にはできません（1項各号）。公開する内容がまだ揃っていないからです。出願公開の請求は取り下げることができません（2項）。公開の請求は14条で各人が全員を代表できない手続に挙げられているので、共同出願では全員でする必要があり、代表者を届け出ても列挙された手続は全員でするものなので、「当該特許出願についての出願公開の請求は、甲が代表してすることができる」という枝は誤りです。

要約書は特許庁長官が差し替えて掲載でき、要約書の補正は省令で定める期間内に限られ出願公開の請求後はできません

64条3項により、特許庁長官は、要約書の記載が36条7項に適合しないときその他必要があると認めるときは、要約書に記載した事項に代えて自ら作成した事項を特許公報に掲載することができます。要約書は検索のための技術情報で権利の範囲を定めるものではないので、長官が整えてよいのです。この規定は66条4項で特許掲載公報にも準用されるので、出願公開がされていない出願について設定登録があったときに「自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる」という枝は正しいです。要約書の補正は17条の3で経済産業省令で定める期間内に限られ、施行規則はその期間を出願の日から1年4月とし、出願公開の請求があった後の期間を除いています。公開の準備に入った後に要約書が変わると公報に反映できないからです。したがって、「出願公開の請求があった後は補正をすることができない」という枝は正しく、「適式に出願公開の請求をした後であっても、特許出願の日から1年4月以内であれば補正をすることができる」という枝は誤りです。「経済産業省令で定める期間を除き願書に添付した要約書について補正をすることができない」という枝も正しいです。4条で遠隔又は交通不便の地にある者のために延長できる期間は46条の2第1項3号、108条1項、121条1項、173条1項の四つに限られるので、「願書に添付した要約書について補正をすることができる期間を延長することができる」という枝は誤りです。

補償金は警告の後から設定登録の前までの業としての実施に対する実施料相当額で、知って実施した者には警告がなくても請求できます

65条1項は、出願人が出願公開があった後に発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求できると定めます。対象は警告の後の実施なので、「出願公開の日からその特許権の設定登録までの期間の実施に対して」補償金を請求できるという枝は誤りです。1項後段で、警告をしない場合でも、出願公開がされた出願に係る発明であることを知って設定登録前に業として実施した者には同様に請求できます。警告は相手に発明の内容を知らせるためのものなので、既に知っている者には要らないからです。したがって、「必ず特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなければならない」という枝は誤りです。警告の後に特許請求の範囲が補正されたときの扱いは最高裁のアースベルト事件で示され、減縮の補正で相手の実施品が「補正の前後を通じて当該発明の技術的範囲に属するときは」再度の警告がなくても行使が妨げられないという枝は正しく、補正で発明の内容が変わって警告した発明の範囲を超えるときは「補正後の発明ロに基づいて再度警告することが必要となる場合がある」という枝も正しいです。3項により、仮専用実施権者又は仮通常実施権者が設定行為で定めた範囲内で実施した場合には請求できません。国際特許出願では184条の10により、日本語特許出願は国際公開の後、外国語特許出願は国内公表の後の警告が基準になります。

補償金請求権は設定登録の後でなければ行使できず、特許権の行使を妨げず、出願の取下げや拒絶査定・無効審決の確定で初めから生じなかったものとみなされます

65条2項により、補償金請求権は特許権の設定の登録があった後でなければ行使できません。特許になるかどうか分からない段階で金銭を取り立てさせないためです。4項により、補償金請求権の行使は特許権の行使を妨げないので、設定登録前の実施について補償金を請求した相手が設定登録後も実施を続ければ、それは特許権の侵害として別に差止めや損害賠償を請求できます。設定登録前の使用について補償金を請求した後、相手が登録後も使用を続けた場合に「特許権Aの侵害を理由として損害賠償の請求をすることができる場合がある」という枝は正しいです。5項は、出願公開後に出願が放棄、取下げ、却下されたとき、拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、特許料の不納で特許権が初めから存在しなかったものとみなされたとき（112条の2第2項で回復したときを除きます）、取消決定が確定したとき、無効審決が確定したとき（125条ただし書の後発的無効理由の場合を除きます）は、補償金請求権は初めから生じなかったものとみなします。特許にならなかった発明に対価を払わせる理由がないからです。6項は、101条の間接侵害、104条から104条の3までの推定や無効の抗弁、105条から105条の2の12まで及び105条の4から105条の7までの書類提出命令・秘密保持命令など、168条3項から6項まで、民法719条と724条を準用します。104条の2が準用されるので、補償金請求訴訟で相手方が主張された物又は方法の具体的態様を否認するときは自己の行為の具体的態様を明らかにしなければなりませんが、明らかにできない相当の理由があるときはこの限りではないので、営業秘密が含まれることを理由に「自己の行為の具体的態様を明らかにしなくても良い場合がある」という枝は正しいです。民法724条の消滅時効は、設定登録前に実施の事実と実施者を知ったときは特許権の設定の登録の日から3年と読み替えます。なお、相手が出願の際に日本国内で事業の準備をしていて先使用権（79条）を有するときは特許権に対抗できる地位にあるので補償金を支払う義務を負わないと解されており、出願の内容を知らずに自ら発明して事業の準備をしていた者が「乙は補償金を支払う義務を負わないことがある」という枝は正しいです。

特許法64条1項

特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

特許法65条1項〜4項

特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
２　前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
３　特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
４　第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。

特許法65条5項

出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき（更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。）、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。