拡大先願（29条の2）かくだいせんがん

甲が出願した明細書に、請求項には書かなかった発明ロも載っていたとします。その出願が公開される前に、乙が発明ロを出願しました。乙の出願の時点では発明ロはまだ公開されていないので新規性はありますし、甲は発明ロを請求項に書いていないので先願（39条）でも負けません。それでも乙に特許を与えると、甲の出願公開でどうせ世の中に出る発明に独占を認めることになり、新しい技術の公開という特許の対価がありません。29条の2は、この隙間を埋めるために、先願の明細書等に記載された発明の範囲まで先願の地位を広げる仕組みです。

29条の2は、後願の出願後に出願公開又は特許掲載公報の発行があった先願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明と同一の発明に特許を与えません

要件は、他の特許出願又は実用新案登録出願が後願の日前にされていること、その他の出願について後願の出願後に出願公開又は特許掲載公報・実用新案掲載公報の発行がされたこと、後願の発明がその他の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明又は考案と同一であることの三つです。出願公開がなくても特許掲載公報の発行があれば足りるので、先願が「出願公開されることなく、特許掲載公報が発行された」場合に後願は「拒絶されることがある」という枝は正しいです。基準は願書に最初に添付した書面なので、先願人が「補正をして特許請求の範囲から発明イを削除」しても最初の記載は変わらず、後願が「拒絶されることはない」という枝は誤りです。反対に、「明細書に発明ロを追加する補正」で後から入った発明は最初の書面に無いので、後願が「拒絶されることはない」という枝は正しいです。先願が外国語書面出願なら翻訳文ではなく外国語書面に記載された発明が基準になるので、「発明イのみを記載した外国語書面の翻訳文を提出した」後に出願公開があれば、外国語書面にだけある発明ロについても後願は「拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有する」という枝は正しいです。先願が実用新案登録出願であっても、後願の出願後に「実用新案掲載公報が発行された場合」に同じ拒絶の理由を有するという枝は正しいです。

後願の出願前に先願が出願公開されていれば29条1項3号の問題になり、29条の2は使いません

29条の2が対象にする先願は、後願の出願後に出願公開等がされたものに限られます。後願の出願前に先願の公開公報が出ていれば、その発明はすでに頒布された刊行物に記載された発明なので、新規性の問題として29条1項3号で処理すれば足りるからです。乙が「出願Aの出願公開後に、特許出願Bをした」場合に出願Bは「拡大された範囲の先願として拒絶される」という枝は誤りです。先願が出願公開の後に審査請求されずに取り下げられたものとみなされても、公開の事実は残るので先願の地位は失われません。

発明者が同一なら適用されず、出願人の同一は後願の出願の時で判断するので、後からの名義変更は影響しません

自分の先願に載っている発明について自分が後から出願する場面にまで29条の2を使う必要はないので、かっこ書で発明者同一の発明を除き、ただし書で出願時の出願人同一の場合を除いています。出願人の同一は「当該特許出願の時」、つまり後願の出願の時で判断します。後願の「出願人が、乙から甲に名義変更された」としても後願は「拡大された範囲の先願として拒絶される」という枝は正しく、後願の出願人が「乙から甲へ名義変更されれば、出願B及び出願Aの出願人が同一となるから」拒絶されないという枝は誤りです。一方、先願の側の名義が後願の出願の時までに後願人に変わっていれば、出願の時に出願人が同一なので、「出願Aの出願人の名義が乙に変更された」後に乙がした出願は「拒絶されることはない」という枝は正しいです（この枝の出願Cは国内優先権の主張を伴いますが、41条2項で先の出願の時にされたものとみなされるのは29条の2本文の適用に限られ、ただし書の出願人同一は現実の出願時で見ます）。かっこ書の除外は、先願の明細書等に記載された発明ごとに、その発明をした者が後願の発明者と同一かどうかで見ます。先願の明細書の背景技術の欄に「甲による発明として発明イを記載」してあれば、甲がする後願の発明イは発明者同一の発明として除かれるので、後願が「拒絶の理由を有する」という枝は誤りです。

分割出願・変更出願が他の特許出願になるときは現実の出願日で判断し、国内優先権の先の出願は後の出願の公開時に公開されたものとみなします

分割出願はもとの出願の時にしたものとみなされますが（44条2項本文）、分割出願が29条の2の「他の特許出願」として後願を拒絶する側に立つときは遡及しません（44条2項ただし書）。分割出願の内容はもとの出願の書面に含まれていたはずで、先願の地位はもとの出願に負わせれば足りるからです。出願の変更にも46条6項で準用されます。そこで、分割出願Bの「現実の出願の日の後であって、特許出願Bが出願公開される前に」された出願Cは出願Bにより拒絶されるので、「拒絶されることはない」という枝は誤りです。国内優先権では、後の出願について出願公開又は特許掲載公報の発行がされた時に先の出願が公開されたものとみなして29条の2本文を適用します（41条3項）。先の出願が「特許法第42条第1項の規定により取り下げられたものとみなされ、出願公開されることはなかった」としても、先の出願に記載された発明は後の出願の公開で先願の地位を持ちます。ただし、この効果は先の出願の最初の明細書等に記載されていた発明に限られます。後の出願で初めて加わった発明ロは、後の出願の現実の出願日を基準に29条の2の他の特許出願となるので、出願Cは「拒絶されることはない」という枝は誤りです。先の出願を基礎として日本語でされた国際出願が国際公開された場合も同じで、184条の15第2項により国際公開の時に先の出願が公開されたものとみなされるので、「特許出願Aは出願公開されないから」拒絶されないという枝は誤りです。

国際特許出願は国際公開で足りますが、翻訳文を提出せずに取り下げられたものとみなされた外国語特許出願は除かれます

184条の13は、他の出願が国際特許出願である場合に29条の2を読み替え、国際公開があれば出願公開と同じに扱い、対比する書面を国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面とします。ただし、国内書面提出期間内に翻訳文が提出されず184条の4第3項で取り下げられたものとみなされた外国語特許出願は除かれます。日本語の翻訳文が無いまま先願の地位だけ残すと、第三者が内容を確かめられないからです。「取り下げられたものとみなされた場合であっても当該出願が国際公開されたものであれば」後願は拒絶されるという枝は誤りです。パリ条約の優先権の主張を伴う出願は、第一国出願の書類と日本出願の最初の明細書等に共通して記載された発明について、優先日に出願されたものとして先願の地位を持ちます。X国の出願Aの日の後で日本の出願Bの日より前にされた出願Cは出願Bにより「拡大された範囲の先願として拒絶される」という枝は正しいです。意匠法3条の2は先願意匠の一部との同一・類似を扱う似た仕組みですが、商標法には拡大先願に当たる規定がありません。

特許法29条の2

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報（以下「特許掲載公報」という。）の発行若しくは出願公開又は実用新案法（昭和三十四年法律第百二十三号）第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

特許法44条2項

前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。