補正の却下と前置審査（53条・162〜164条）ほせいのきゃっかとぜんちしんさ

最後の拒絶理由通知を受けた出願人が、直すつもりで出願時に無かった内容まで足してしまったとします。これを拒絶の理由にしてまた通知すると審査が終わらないので、53条はその補正を決定で却下し、補正前の内容で審査を進めます。一方、拒絶査定を受けて審判を請求するときに補正をすると、直した内容なら特許できるかもしれません。それを審判官の合議にかける前にもとの審査官がもう一度見るのが前置審査で、特許にできるなら拒絶査定を取り消して特許査定をし、できなければ査定をせずに特許庁長官に報告して審判に戻します。

53条の却下は最後の拒絶理由通知後・50条の2の通知後・審判請求時の補正が17条の2第3項から6項までに違反するときに限られ、却下した後は補正前の内容で審査を続けます

53条1項は、17条の2第1項1号（拒絶理由通知と併せて50条の2の通知をした場合に限ります）又は3号の場合にした明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が、同条3項から6項までに違反していると特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は決定をもってその補正を却下しなければならないと定めます。拒絶査定不服審判では159条1項で53条が準用され、審判請求と同時の補正（1項4号）も対象になります。最初の拒絶理由通知の後の補正はここに入らないので、3項・4項に違反していれば49条1号の拒絶理由として改めて通知されます。却下は補正をなかったことにする処分で、違反を理由に出願を拒絶するのではありません。独立特許要件にのみ違反するときに「その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない」という枝は誤りです。却下できるのは3項から6項までの違反だけで、4項から6項までは特許請求の範囲の補正の要件なので、最後の拒絶理由通知の後に「明細書のみについて補正するとともに意見書を提出した」場合に、3項を満たしているなら、拒絶の理由が解消しなくても補正は却下されず、その枝は誤りです。請求項の削除のみを目的とする補正は5項1号で認められ、独立特許要件も課されないので、拒絶の理由が解消しなければ「この補正は却下されず、拒絶をすべき旨の査定がされる」という枝は正しいです。

却下の決定には独立の不服申立てがなく、拒絶査定不服審判の中で争います

53条3項は、却下の決定に対しては不服を申し立てることができないと定め、ただし書で拒絶査定不服審判を請求した場合における審判ではこの限りでないとします。却下の決定だけを取り出して争わせると手続が二重になるので、拒絶査定とまとめて審判で判断させるためです。行政不服審査法の審査請求も同じ理由で閉ざされているので、却下の決定に不服がある場合に「行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる」という枝は誤りです。審判で却下が不当と判断されれば、その補正があったものとして審理されます。

前置審査は審判請求と同時に明細書等の補正があったときに特許庁長官が審査官に審査させる手続で、長官に裁量はありません

162条は、特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならないと定めます。補正で拒絶の理由が解消しているなら、審判官の合議より審査官が見る方が早いからです。条文どおり「審査官にその請求を審査させなければならない」という枝は正しいです。要件は請求と同時の明細書等の補正だけなので、「その請求と同時に実験成績証明書の提出があったときは」補正がなくても前置審査に付されるという枝は誤りで、要約書のみの補正でも前置審査には付されません。反対に、図面のみの補正や発明の名称だけの補正でも、明細書等の補正である以上は付されます。長官に審査させない裁量はないので、図面のみの補正について「当該補正が軽微なものである場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる」という枝は誤りです。審査官を指定する制度もなく（指定があるのは137条の審判官です）、「その請求を審査させるに際し、審査官を指定しなければならない」という枝は誤りです。拒絶査定をした審査官に限る定めもありません。

前置審査には審査官の除斥と53条・54条が準用されますが、原査定に関与した審査官は除斥されず、忌避もできません

163条1項は、48条（審査官の除斥）、53条（補正の却下）、54条（審査の中止）を前置審査に準用します。48条が準用する139条からは、不服を申し立てられた査定に審査官として関与したという6号が（7号とともに）除かれているので、原査定をした審査官が前置審査をしても除斥されません。もとの審査官が自分の査定を見直すことが前置審査の趣旨だからです。したがって、原査定に関与した審査官が「当該査定に関与したことを原因として、前置審査の職務の執行から除斥される場合がある」という枝は誤りです。当事者の代理人であったときなど139条1号から5号までの除斥の原因があれば除斥されます。141条の忌避は審判官の制度で審査官には準用されていないので、前置審査をする審査官について「審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる」という枝は誤りです。

前置審査の審査官が却下できるのは審判請求と同時の補正だけで、特許査定をする場合を除いて却下の決定をせずに結果を長官に報告します

163条1項の読替えで、前置審査で53条1項により却下できる補正は、審判請求と同時の補正（17条の2第1項4号）と、前置審査で改めて受けた最後の拒絶理由通知（50条の2の通知を併せて受けた拒絶理由通知を含みます）に対する補正に限られ、拒絶査定不服審判の請求前にした補正は除かれます。審判請求前の補正は原査定の審査で判断済みで、その当否は審判で争うべきものだからです。審判の請求前にした補正が新規事項を含むと「前置審査において認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない」という枝は誤りです。さらに164条2項は、特許をすべき旨の査定をする場合を除き、審査官は53条1項の却下の決定をしてはならないとし、3項は、査定をすることなく審査の結果を特許庁長官に報告しなければならないとします。前置審査は審判の前さばきなので、特許できないときの判断は審判官に委ねるためです。前置審査で通知した最後の拒絶理由通知に対する補正が新規事項を含んでいても、特許査定をしないなら「決定をもって当該補正を却下した上で、審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない」という枝は誤りです。163条2項で50条と50条の2が準用されるので、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときは請求人に通知して意見書の機会を与えることができ、応答がなく特許査定ができないときは「拒絶をすべき旨の査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない」という枝は正しいです。50条の2が「前置審査には準用されない」という枝は誤りです。

前置審査で特許査定をするときは原査定を取り消し、その特許査定の謄本の送達後30日以内の分割はできません

164条1項により、前置審査で特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければなりません。163条3項で51条と52条が準用され、特許査定は文書で理由を付して行い、謄本が送達されます。この特許査定は審査官の査定で審決ではないので、審判は請求の対象を失って終わります。44条1項2号は特許査定の謄本の送達から30日以内の分割を認めますが、かっこ書で163条3項で準用する51条の特許査定と160条1項の審決で差し戻された審査での特許査定を除いています。前置審査で特許査定を受けた出願について、拒絶査定の謄本の送達から3月を過ぎた後に「特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内であれば、その特許出願は、出願の分割をすることができる」という枝は誤りです。拒絶査定の後に分割の機会は既にあったので、前置審査の特許査定で改めて分割の期間を与える必要がないからです。

特許法53条

第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。）において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
２　前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
３　第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。

特許法162条

特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

特許法164条

審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
２　審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。
３　審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。