先願（39条）せんがん

同じ発明を甲と乙が別々に完成させて、二人とも特許庁に出願したとします。一つの発明に二つの独占権を認めるわけにはいかないので、誰に特許を与えるかを決める物差しが要ります。日本の特許法は、先に発明した人ではなく、先に出願した人に特許を与える先願主義をとっています（39条）。出願の日付は特許庁の記録で確かめられますが、発明の日は後から争いになるからです。同じ日に出願があったときは、出願人どうしの協議で一人に決め、決まらなければどちらにも特許を与えません。

同一の発明について異なった日に出願があれば最先の出願人だけが特許を受けることができ、対比するのは特許請求の範囲に記載された発明どうしです

39条1項は、同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができると定めています。先後は日で決め、同じ日なら時刻は問いません。対比するのは両方の出願の特許請求の範囲に記載された発明で、明細書にしか書いていない発明は39条の対象になりません。同日の出願Bの「願書に最初に添付した明細書にのみ記載されている発明ロ」と同一の発明イについて、出願Aが「特許法第39条又は特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない」という枝は正しいです（39条は請求の範囲どうしの対比で、29条の2は後願の日前の出願にしか使えないからです）。明細書に記載された発明との対比は拡大先願（29条の2）の役目です。分割出願は39条の適用ではもとの出願の時にしたものとみなされるので（44条2項本文）、もとの出願と分割出願の間にされた他人の出願は、分割出願を先願として39条1項で拒絶されます。「特許法第29条の2の規定及び第 39条の規定のいずれに基づいても拒絶されることはない」という枝は誤りです（分割出願が29条の2の他の特許出願になるときだけ現実の出願日で見るからです）。

同日の出願は協議で定めた一人だけが特許を受け、協議が成立せず又は協議をすることができないときはいずれも特許を受けることができません

同日に同一の発明について二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができます（2項前段）。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも特許を受けることができません（2項後段）。くじで決める仕組みは商標法8条5項だけにあり、特許法にはありません。協議が成立しない場合に「特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができる」という枝は誤りです。2項又は4項の場合には、特許庁長官は相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければなりません（6項）。両方の出願が係属し審査請求もされている事例で、長官は「協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じなければならない」という枝は正しいです。ただし、審査は出願審査の請求を待って行うので、「出願A及びBのいずれかについて出願審査の請求がなされていないときは」協議を命ずることができない、という枝は正しいです。指定期間内に届出がないときは協議が成立しなかったものとみなすことができます（7項）。協議は同一の発明について問題になるので、届出をしなくても、一方が補正で特許請求の範囲から同一の発明を削除すれば拒絶理由は消えます。乙が「出願Bの特許請求の範囲の記載から発明イを削除して発明ロのみとする補正をし」た事例で、出願A及び出願Bは「いずれも特許法第39条第2項の規定により拒絶される」という枝は誤りです。同じ理由で、同日の出願でも一方が取り下げられれば、「協議をせずとも甲及び乙のいずれか一方は特許を受けることができるときがある」という枝は正しいです。

放棄・取下げ・却下された出願と拒絶が確定した出願は初めからなかったものとみなされますが、協議不成立で拒絶が確定した出願だけは先願の地位を残します

5項本文は、特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その出願を1項から4項までの適用については初めからなかったものとみなします。消えた出願のために後の出願まで拒絶する必要はないからです。同日の相手方の出願が審査請求されずに「取り下げたものとみなされた」事例で、「甲と乙とは協議をすることができないから」出願Aが拒絶される、という枝は誤りです。先の出願について出願公開も補正もなく「拒絶をすべき旨の査定が確定した」事例で、後の出願Bも「出願Aを先願として特許法第39条第1項の規定により拒絶される」という枝は誤りです。ただし書は、2項後段又は4項後段の協議不成立・協議不能を理由に拒絶が確定した出願を除いています。この出願が初めからなかったことになると、同日出願の両方が消えて、さらに後の第三者が特許を受けられることになり、不合理だからです。協議を拒否されて拒絶が確定した出願Aが「その後の丙による特許出願Cに対して特許法第39条の先願の地位を有することはない」という枝は誤りです。実用新案登録出願との同日出願で協議不成立により拒絶が確定した出願Aについても、後願Cが出願Aを先願として「拒絶されることはない」という枝は誤りです。先願の地位は実用新案登録出願に対しても残るので、同日の特許出願どうしが協議不能で拒絶確定した後に出願された同一の考案について、丙は「実用新案登録を受けることができない」という枝は正しいです（実用新案法7条3項と5項ただし書です）。冒認出願については、以前は39条6項が先願の地位を否定していましたが、平成23年改正で削除され、現行法では冒認出願も先願の地位を持ちます。真の権利者に無断でされた出願Aが真の権利者の出願Bに対して「特許法第 39 条の先願の地位を有することはない」という枝は誤りです（真の権利者の救済は74条の移転請求で図ります）。平成23年度以前の枝は旧法で出ているので、冒認出願に先願の地位がないという枝が当時は正しい扱いでした。

特許出願と実用新案登録出願の間でも先後願を判断し、実用新案登録に基づく特許出願とその基礎の考案はかっこ書で除かれます

3項は、特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一で異なった日にされたときは、特許出願人は実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみ特許を受けることができるとし、4項は同日の場合に協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができるとします。協議が成立しないときは、特許出願人は特許を受けることができず（4項後段）、実用新案登録出願人も実用新案登録を受けることができません（実用新案法7条6項）。同日の特許出願と実用新案登録出願で協議が成立しない場合に、甲は「特許を受けることができず」乙は「実用新案登録を受けることができない」という枝は正しいです。協議命令は出願人が同じでも出ます。分割出願Bを変更した実用新案登録出願Cがもとの出願Aと同日になる事例で、長官は「甲に対し、協議をしてその結果を届け出るべき旨を命ずる」という枝は正しいです（分割出願はもとの出願の時、変更出願はもとの出願の時にしたものとみなされ、同一人の出願でも4項の場面になるからです）。4項のかっこ書は、実用新案登録に基づく特許出願（46条の2第1項）とその基礎となった実用新案登録の考案が同一である場合を除いています。この特許出願はもとの実用新案登録出願の時にしたものとみなされて同日になりますが、自分の実用新案権を放棄して特許に乗り換える制度なので、協議を命じる意味がないからです。なお、実用新案登録出願どうしの同日出願は、無審査で協議命令の仕組みがないため、いずれも登録を受けることができません（実用新案法7条2項）。

39条違反は拒絶理由・異議理由・無効理由になり、無効審判を請求できるのは利害関係人です

39条1項から4項までの規定により特許をすることができない発明は、49条2号の拒絶理由であり、113条2号の異議理由、123条1項2号の無効理由になります。無効審判の請求人は123条2項により利害関係人に限られます。平成26年改正前は何人も請求できたので、平成26年度以前の枝は「何人も」で出ています。同じ発明について先に出願した者がいることは、公報を調べれば分かる形式的な事由なので、先願の存在を理由とする無効審判でも、冒認や共同出願違反のように特許を受ける権利を有する者に請求人を絞る扱いにはなっていません。

特許法39条2項

同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

特許法39条5項

特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。