先願（8条）と協議・くじせんがんときょうぎくじ
先願（8条）と協議・くじとは、同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について二以上の商標登録出願があったとき、異なった日の出願なら最先の商標登録出願人のみが登録を受け、同日の出願なら出願人の協議により定めた一人が登録を受け、協議が成立しなければ特許庁長官が行う公正な方法によるくじで順位を定めるという、先後願の処理の仕組みです。
甲と乙が、同じ日に「ハナ」という商標を同じ商品「菓子」について出願した場面を考えます。商標は早い者勝ちの先願主義ですが、同じ日に出願が重なると先後が付きません。特許法なら協議が成立しないとどちらも特許を受けられませんが、商標は使えば使うほど信用が積み上がるものなので、誰にも登録を与えない結末は適切ではありません。そこで商標法8条は、同日出願で協議が成立しないときは特許庁長官のくじで順位を決めて、誰かには登録を与える仕組みにしています。
異なった日の出願は最先の商標登録出願人のみが登録を受けられますが、先出願人の承諾を得て混同を生ずるおそれがなければ後出願人も登録を受けられます
8条1項は、同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があったときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができると定めています。商標が類似し商品又は役務が類似していれば先願の対象になり、立体商標と文字商標のように商標の種類が同じであることは要件ではありません。令和5年改正で1項にただし書が加わり、後出願人が先出願人の承諾を得ており、かつ、両者がその商標の使用をする商品又は役務の間で混同を生ずるおそれがないときは、後出願人も登録を受けられるようになりました。先願がすでに登録商標になっている場面では4条1項11号が働き、同じく令和5年改正の4条4項により、他人の承諾を得ており混同を生ずるおそれがないものには同号を適用しないので、先願登録商標の商標権者乙の承諾があり混同のおそれがないときは「甲は、商標イについて商標登録を受けることができるときがある」という枝は正しいです。8条1項の違反は15条1号の拒絶理由には挙げられておらず、審査の段階では先願が登録されれば4条1項11号で、未登録なら15条の3の通知で扱います。一方、43条の2第1項1号と46条1項1号には8条1項が挙げられているので、8条1項に違反する場合は「登録異議の申立ての理由及び商標登録の無効の理由となるが、商標登録出願の拒絶理由とはならない」という枝は正しいです。15条の3第1項は、先願に係る他人の未登録商標があるときに、それが登録されると15条1号に該当することとなる旨を通知して意見書を提出する機会を与えることができると定め、同条2項は、その通知をした後に先願商標が登録されたときは15条の2の拒絶理由の通知を要しないとしているので、登録されたときは「における拒絶理由の通知をしなければならない」という枝は誤りです。
- 先願の対象（8条1項・2項）同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標です。商標の種類が同じことは要件ではありません
- 異なった日の出願（1項）最先の商標登録出願人のみが登録を受けます。ただし先出願人の承諾を得ており、混同を生ずるおそれがないときは後出願人も登録を受けられます（令和5年改正）
- 8条1項違反の扱い拒絶理由ではなく（15条1号は8条2項・5項だけを挙げます）、登録異議の申立ての理由（43条の2第1項1号）と無効理由（46条1項1号）です
同日の出願は協議により定めた一の出願人のみが登録を受け、協議が成立しなければ特許庁長官が行う公正な方法によるくじで順位を定めます
8条2項は、同日に二以上の商標登録出願があったときは商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみが登録を受けることができると定め、4項により特許庁長官は相当の期間を指定して協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じなければなりません。協議が成立せず、又は指定した期間内に届出がないときは、5項により、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが登録を受けます。特許法39条2項は協議が成立しないといずれも特許を受けられないとしているので、商標法との違いがそのまま問われ、同日出願で協議が成立しなかったときは「いずれの商標登録出願人も、その商標について商標登録を受けることができない」という枝は誤りです。くじで後順位になった出願人も、5項ただし書により先順位出願人の承諾を得ており混同を生ずるおそれがないときは登録を受けられ、また先順位出願人の出願が拒絶されたり放棄されたりして3項により初めからなかったものとみなされれば登録を受けられるので、協議が成立しなかった場合に「最先の商標登録出願人以外の者が商標登録を受けることができるときがある」という枝は正しいです。2項ただし書により、全ての出願人が相互に承諾しており混同を生ずるおそれがないときは、全員がそれぞれ登録を受けられます。6項は、先出願人又は先順位出願人の商標が登録されて商標権が移転されたときは、その商標権者を先出願人又は先順位出願人とみなして承諾の主体を定めています。
同日出願の処理の特許法との違い
| 場面 | 商標法8条 | 特許法39条 |
|---|---|---|
| 同日出願 | 協議により定めた一の出願人のみが登録を受けます（2項） | 協議により定めた一の出願人のみが特許を受けます（2項前段） |
| 協議の命令 | 相当の期間を指定して協議と届出を命じます（4項） | 相当の期間を指定して協議と届出を命じます（6項） |
| 協議不成立・届出なし | 特許庁長官のくじで順位を定め、最先の者が登録を受けます（5項） | いずれも特許を受けられません（2項後段・7項） |
| 全員が承諾し混同のおそれがないとき | 全員が登録を受けられます（2項ただし書） | そのような例外はありません |
放棄・取下げ・却下された出願や査定・審決が確定した出願は初めからなかったものとみなされ、補正却下後の新出願は手続補正書を提出した時の出願として先後願を判断します
8条3項は、商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は査定若しくは審決が確定したときは、1項・2項の適用についてその出願を初めからなかったものとみなすと定めています。登録査定が確定した出願は登録商標として4条1項11号で後願を排除するので、8条で扱う必要がなくなるからです。補正が決定をもって却下された後に、17条の2第1項で準用する意匠法17条の3第1項により補正後の商標について新たな出願をすると、その新出願は手続補正書を提出した時にしたものとみなされます。同日に出願された他の出願があった場面では、新出願の日はもとの出願日ではなく手続補正書の提出時になるので、他の出願の後願として8条1項が問題になります。ただし、その他の出願が取下げや拒絶査定の確定で初めからなかったものとみなされる場合や、1項ただし書の承諾と混同のおそれがない場合には8条1項の違反になりません。したがって、補正却下後の新出願に係る商標が登録されたときは「常に商標法第8条第1項の無効理由を有する」という枝は誤りです。
商標法8条1項同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人（以下この項において「後出願人」という。）が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人（当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。）の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務（当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務）との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
商標法8条2項同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、全ての商標登録出願人が、商標登録を受けることについて相互に承諾しており、かつ、それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。
商標法8条3項商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
商標法8条5項第二項本文の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき（第二項ただし書に規定するときを除く。）は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。ただし、当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人（以下この項において「後順位出願人」という。）が、商標登録を受けることについて先順位の商標登録出願人（当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先順位出願人」という。）の承諾を得ており、かつ、当該後順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務（当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務）との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
試験ではこう問われる
- 同日出願で協議が成立しないときは特許庁長官のくじで順位を定める。「いずれの商標登録出願人も、その商標について商標登録を受けることができない」という枝は誤り（特許法39条との違い）
- くじで後順位でも、先順位出願人の承諾と混同のおそれがないとき（5項ただし書）や、先順位の出願が初めからなかったものとみなされるとき（3項）は登録を受けられる。「最先の商標登録出願人以外の者が商標登録を受けることができるときがある」という枝は正しい
- 8条1項違反は拒絶理由ではなく、登録異議の申立ての理由と無効理由になる。拒絶理由に挙がる先願の規定は8条2項と5項だけ
- 先願が登録商標なら4条1項11号。令和5年改正の4条4項により、他人の承諾があり混同のおそれがなければ同号は適用しない
- 先願に係る他人の未登録商標があるときは15条の3で通知でき、その後に登録されても改めて拒絶理由の通知を要しない
- 補正却下後の新出願は手続補正書を提出した時の出願になるが、他の同日出願が初めからなかったものとみなされる場合などがあるので「常に」8条1項の無効理由を有するわけではない
この用語が問われた枝
商標法第8条第1項（先願）の規定に違反する場合、登録異議の申立ての理由及び商標登録の無効の理由となるが、商標登録出願の拒絶理由とはならない。
甲が自己が使用する商標イについて商品aを指定する商標登録出願を行ったところ、商品aと類似する商品bを指定する商標イと類似する他人乙の先願に係る登録商標ロがあった。この場合であっても、甲が商標登録を受けることについて乙から承諾を得ており、かつ、商標イの指定商品aと乙の業務に係る商品との間で混同を生ずるおそれがない場合は、甲は、商標イについて商標登録を受けることができるときがある。
審査官は、先願に係る他人の未登録商標の存在を理由として、商標登録出願人に対し当該未登録商標が商標登録されることにより当該出願人の商標登録出願が商標法第 15条第1号（拒絶の査定）に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることができる。また、その未登録商標が商標登録されたときは、審査官は、改めて、商標法第15条の2における拒絶理由の通知をしなければならない。
同一の商品について使用をする同一の商標について同日に2以上の商標登録出願があり、一の商標登録出願人を定めることについて商標登録出願人の間で協議が成立しなかったときは、いずれの商標登録出願人も、その商標について商標登録を受けることができない。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。