第2節 第二節　権利侵害

誤り。違うのは「当該地域団体商標に係る商標権に基づき差止請求権を行使することができる」の部分である。36条1項で差止請求ができるのは商標権者又は専用使用権者であり、組合等の構成員は31条の2第1項で登録商標の使用をする権利を有するにとどまる。

36条1項は、商標権者又は専用使用権者が、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができると定める。差止請求の主体は商標権者と専用使用権者に限られており、通常使用権者にも認められていない。地域団体商標の商標権者は7条の2第1項の組合等であり、その構成員である地域団体構成員は、31条の2第1項により、当該組合等の定めるところにより指定商品又は指定役務について地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有するにすぎない。この権利は組合等の内部の定めに基づいて登録商標を使える地位であって、商標権そのものでも専用使用権でもないから、構成員が自己の名で商標権に基づく差止請求をすることはできない。侵害者を差し止めるには商標権者である組合等が36条1項の請求をすることになる。なお地域団体商標に係る商標権には30条1項ただし書で専用使用権を設定できないので、請求の主体は組合等に限られる。

誤り。違うのは「独占的通常使用権者が差止請求権又は損害賠償請求権を行使できる場合はない」の部分である。36条1項の差止請求権は商標権者と専用使用権者に限られるが、損害賠償請求は民法709条の不法行為によるもので、独占的通常使用権者に固有の損害賠償請求を認めた裁判例がある。

36条1項は、商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができると定める。差止請求は登録によって公示された排他的な権利に基づく請求であるため、主体は商標権者と専用使用権者に限られ、許諾によって使用する権利を有するにとどまる通常使用権者は、他人に使用させない旨の特約があっても自ら差止めを請求することはできない。これに対し、損害賠償請求は商標法の規定ではなく民法709条の不法行為に基づく請求であり、法律上保護される利益を侵害されて損害を受けた者であれば請求できる。独占的通常使用権者は、商標権者との契約により登録商標を独占して使用できる地位を有しており、侵害者の使用によってその地位から得られる利益を害されるため、裁判例は固有の損害賠償請求を認めている。したがって、損害賠償請求権を行使できる場合はないとする枝は誤りである。

誤り。違うのは「差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる」の部分である。36条1項の差止請求は商標権の侵害に対するもので、登録商標を普通名称として辞書に掲載する行為は25条の使用にも37条の侵害とみなす行為にも当たらない。

25条は、商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有すると定め、36条1項は、商標権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して侵害の停止又は予防を請求できるとする。商標権の侵害とは、権原のない者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をすること、又は37条各号の侵害とみなす行為をすることであり、ここでいう使用は2条3項に列挙された、商品若しくは役務に標章を付し、又は商品若しくは役務に関する広告や取引書類に付するなどの行為に限られる。辞書に登録商標を指定商品の普通名称として掲載する行為は、辞書の出版者が自己の商品や役務の出所を示すために標章を使用するものではなく、2条3項のどの号にも、37条各号にも当たらない。登録商標が普通名称化すれば26条1項2号により商標権の効力が及ばなくなるが、商標法はそれを防ぐために辞書への掲載を差し止める規定を置いていない。したがって、差止請求権を行使して掲載の停止を請求できるとする枝は誤りである。

正しい。類似範囲の商品であって登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡のために所持する行為は、37条2号により商標権を侵害するものとみなされる。

37条2号は「指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為」を商標権を侵害するものとみなす。標章を付した商品を所持しているだけでは2条3項の使用に当たらず、25条の商標権の効力は直接には及ばないが、譲渡のために倉庫に積んである段階で差し止められなければ市場に出回ってから追いかけることになり、商標権の保護として遅すぎる。そこで37条は、譲渡や引渡しに向けた予備的な行為のうち侵害に直結するものを拾って侵害とみなし、36条の差止請求や38条の損害賠償の対象に取り込んだ。枝は「指定商品若しくは指定役務に類似する商品」に登録商標又は類似商標を付したものを「譲渡のために所持する行為」であるから、2号の文言どおりであり正しい。

正しい。登録商標等の使用をさせるために登録商標等を表示する物を譲渡するために所持する行為は、37条6号により侵害とみなされる。

37条6号は「指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為」を侵害とみなす。偽のラベルや包装紙を印刷して販売する業者は、自分では商品に付さないので2条3項の使用をしておらず、5号の自ら使用をするための所持にも当たらない。しかし侵害品が作られる源はこうした表示する物の供給にあるから、6号は他人に使用をさせるために表示する物を譲渡し引き渡す行為と、譲渡や引渡しのために所持する行為を侵害とみなした。枝は「使用をさせるために」登録商標等を「表示する物を譲渡するために所持する行為」であり、6号の文言どおりである。表示する物を所持する行為は、自ら使用をするためなら5号、使用をさせるための譲渡や引渡しのためなら6号と、目的で号が分かれる。

正しい。登録商標等の使用をするために登録商標等を表示する物を所持する行為は、37条5号により侵害とみなされる。

37条5号は「指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為」を侵害とみなす。ラベルや下げ札、包装紙のように登録商標を表示する物は、商品に付されて初めて2条3項の使用になるが、商品に付す前のラベルの束を押さえられなければ、付した後の商品を一つずつ追うほかなく実効性に欠ける。そこで5号は、自ら使用をするために登録商標等を表示する物を所持する行為そのものを侵害とみなし、使用の前段階で差止めを可能にした。枝は「登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために」登録商標等を「表示する物を所持する行為」であるから、5号の文言どおりであり正しい。他人に使用をさせるために表示する物を譲渡し引き渡し又はそのために所持する行為は6号、使用をし又はさせるために製造し輸入する行為は7号が受ける。

誤り。違うのは「業として譲渡するために所持する行為」の部分である。37条8号が侵害とみなすのは表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為であり、所持は含まれていない。

37条8号は「登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為」を侵害とみなす。登録商標を刻む金型や印刷用の版のように、登録商標等を表示する物を製造するためにしか使えない物は、それが流通すれば侵害品の製造に直結するので、表示する物そのものより一段手前の行為まで侵害に取り込んだものである。ただし商標の使用から二段階離れた物であるため、同号は対象を「のみ用いる物」に限り、行為も「業として」の製造、譲渡、引渡し、輸入に絞っていて、2号から6号までが掲げる「所持」をここでは掲げていない。製造や譲渡に至らない所持まで侵害とみなすと、商標の使用とのつながりが薄い段階で差止めを認めることになるからである。枝は8号の物を「業として譲渡するために所持する行為」を侵害とみなすというものであるが、8号に所持は無く、他の号も製造するためにのみ用いる物を対象にしていないから、侵害とみなされない。

正しい。役務の提供を受ける者の利用に供する物に登録商標等を付したものを、これを用いて役務を提供させるために譲渡するために所持する行為は、37条4号により侵害とみなされる。

37条4号は「指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為」を侵害とみなす。役務についての商標の使用は、提供を受ける者の利用に供する物に標章を付し、それを用いて役務を提供する行為（2条3項3号・4号）であるが、標章付きのタオルや食器を役務の提供者に卸す業者は自ら役務を提供するわけではなく、そのままでは侵害を問えない。そこで4号は、他人に役務を提供させるために標章付きの物を譲渡し引き渡す行為と、その譲渡や引渡しのための所持、輸入を侵害とみなした。枝は提供させるために「譲渡するために所持する行為」であるから4号の文言どおりである。自ら役務を提供するために所持する行為は3号に当たる。

誤り。違うのは「その侵害が指定商品に類似する商品についての登録商標の使用によるものであるときは」の部分である。38条5項が使えるのは、侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標の使用によるものであるときに限られる。

38条5項は、商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標（社会通念上同一と認められる商標を含む。）の使用によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害の額とすることができると定める。平成26年改正で置かれたこの規定は、登録商標そのものを指定商品そのものに使われた場合に、使用料相当額さえ立証できない商標権者に最低限の賠償を確保するものであり、類似の範囲の使用は37条1号で侵害とみなされるにすぎないから、対象から外されている。枝は指定商品に類似する商品についての登録商標の使用を38条5項の対象としており、同項が指定商品又は指定役務についての登録商標の使用に限っている点と食い違う。類似する商品についての使用であれば、38条1項から4項までの算定によることになる。

誤り。違うのは「罰金 1000 万円に処される場合がある」の部分である。37条のみなし侵害の罪は78条の2により5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金であり、1000万円以下の罰金は78条の侵害の罪に限られる。

78条は、商標権又は専用使用権を侵害した者を10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めるが、かっこ書で37条又は67条の規定により侵害する行為とみなされる行為を行った者を除いている。その者については78条の2が別に置かれ、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとする。37条1号の登録商標に類似する商標の使用や類似する商品についての使用は、登録商標を指定商品に使う直接の侵害に比べて出所表示機能を害する程度が小さく、所持や製造のような予備的な行為と同じ扱いで、法定刑が半分に抑えられているという理屈である。平成18年改正で侵害の罪の法定刑が引き上げられたときに、みなし侵害を分けて軽い刑にする78条の2が置かれた。枝は37条1号のみなし侵害を行った者が罰金1000万円に処される場合があるとしており、500万円以下の罰金を上限とする78条の2と食い違う。

正しい。41条の4第1項2号により、後期分割登録料の追納で回復した商標権の効力は、追納できる期間の経過後、存続していたものとみなされた旨の登録がされる前の37条各号に掲げる行為に及ばず、登録商標に類似する商標の使用は37条1号の行為である。

41条の2第5項により後期分割登録料は存続期間の満了前5年までに納付し、できなければ経過後6月以内に割増登録料とともに追納できるが、追納もなければ商標権は満了前5年の日の前日の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなされる。41条の3は、故意でない場合に限り省令で定める期間内に追納できるとし、同条2項により商標権は存続していたものとみなされる。そして41条の4第1項は、回復した商標権の効力は、追納することができる期間の経過後、存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における指定商品又は指定役務についての登録商標の使用（1号）及び37条各号に掲げる行為（2号）には及ばないと定める。商標権が消滅していたものとして扱われていた間の第三者の行為を遡って侵害にしないという趣旨は22条と同じであり、専用権の範囲の使用だけでなく禁止権の範囲のみなし侵害行為も除かれている。指定商品についての登録商標に類似する商標の使用は37条1号の行為であるから、枝のとおり効力は及ばない。

正しい。商標権者が25条で専有するのは指定商品についての登録商標の使用だけであり、類似する商品についての使用は37条1号の禁止権の範囲にすぎないから、他人の商標権の禁止権と抵触すれば使用できない場合がある。

25条は、商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有すると定め、37条1号は、指定商品に類似する商品についての登録商標の使用を商標権の侵害とみなすと定める。商標権者に独占して使用する権利が与えられるのは指定商品についての登録商標の使用に限られ、類似する商品についての登録商標の使用は、他人がすれば侵害とみなして排除できるという禁止権の範囲に置かれているだけで、商標権者自身に積極的に使用する権利があるわけではない。類似の範囲にまで専用権を認めると別の商標権者の禁止権と衝突して権利関係が定まらなくなるため、専用権は指定商品に限っている。したがって、指定商品に類似する商品について登録商標を使用することが他人の商標権の禁止権の範囲に入るときは、商標権者であってもその使用が侵害になり、使用できない場合がある。本枝は正しい。

正しい。13条の2第5項は37条を金銭的請求権の行使に準用するから、出願に係る指定商品又は指定役務について出願に係る商標に類似する商標の使用をした者に対しても請求できる。

13条の2第1項は、警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対する金銭の支払の請求を定め、同条5項は37条を、1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。37条1号は、指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用を、商標権を侵害するものとみなす。金銭的請求権は、設定の登録後に商標権として及ぶはずの範囲を、警告から登録までの間について金銭で補うものであるから、登録後に37条で侵害とみなされる類似の範囲の使用を外す理由はなく、準用によって同じ範囲が確保されている。したがって同一の商標の使用者だけでなく、類似する商標の使用者に対しても請求することができる。

誤り。違うのは「その紙型を譲渡、引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り」の部分である。37条8号は、登録商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造する行為を、目的を限定せずに侵害とみなす。

37条8号は、登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為を、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。登録商標を印刷する以外に用いることができない紙型は、登録商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物にあたる。2号や5号・6号が「譲渡、引渡し又は輸出のために」「使用をするために」と所持の目的を限定するのは、所持という行為だけでは侵害に向かうかどうかが分からないからであるが、8号の対象は登録商標の表示にしか使えない物であって、それを業として製造する行為自体が侵害の準備以外の意味をもたないため、条文は「業として」という限定だけを付け、譲渡などの目的を要件としていない。したがって紙型を業として製造する行為は、譲渡、引渡し又は輸出の目的の有無にかかわらず侵害とみなされる。

正しい。37条2号が侵害とみなすのは、登録商標又はこれに類似する商標を付した商品を譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為であり、その目的のない所持は含まれない。

37条2号は、指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為を、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。所持そのものは2条3項の使用に当たらないが、商標を付した商品を譲渡や輸出に向けて倉庫に置いている段階で止められなければ、市場に出てから侵害を追うことになり権利の保護が遅れるため、使用の前段階にある行為を侵害とみなして差止めの対象にしたものである。ただし所持がすべて侵害になるわけではなく、条文は「譲渡、引渡し又は輸出のために」と目的を限定しており、自分で使うために買った商品を持っているだけの者まで侵害者にする趣旨ではない。したがって登録商標又はこれに類似する商標を付した商品の所持は、譲渡、引渡し又は輸出の目的がある場合に限って侵害とみなされる。

誤り。違うのは「これを用いて他人に当該役務を提供させるために譲渡する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされることはない」の部分である。自ら提供するための所持は37条3号、他人に提供させるための譲渡は4号で、いずれも侵害とみなされる。

37条3号は、指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為を侵害とみなし、4号は、同じ物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為を侵害とみなす。役務の商標は、提供を受ける者の利用に供する物に付して使用されるから、商標を付したタオルや食器を自ら使って役務を提供しようとする者だけでなく、それを他人に渡して役務を提供させる者も、使用の前段階で侵害に関与している点は同じである。3号と4号で役務の場面を覆う。したがって他人に当該役務を提供させるために譲渡する行為は4号により侵害とみなされる。

誤り。違うのは「商品の出所についての誤認混同のおそれがあるかどうかを判断基準とする必要はない」の部分である。商品の類否は、同一又は類似の商標を使用したときに同一営業主の商品と誤認混同されるおそれ、すなわち出所の混同のおそれがあるかどうかで判断する。

37条1号は、指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用を、商標権を侵害するものとみなす。ここでいう商品の類否について、最高裁は昭和36年6月27日の判決で、指定商品が類似のものであるかどうかは、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきものではなく、同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるかどうかによると判示した。商標法は商品そのものの取り違えではなく出所の混同を防いで信用を守る法であるから、清酒と焼酎のように商品自体は取り違えないものでも、同じ商標を付ければ同じ蔵の酒と誤認されるおそれがある限り類似の商品になる。枝は商品自体の誤認混同を基準にして出所の混同を外しており、判例と逆である。

誤り。違うのは「禁止権の部分にも設定できる場合がある」の部分である。30条2項の専用使用権は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有するもので、商標権者自身に使用する権利のない類似範囲には設定できない。

30条2項は、専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有すると定める。この文言は25条の商標権者の権利と同じであり、専用使用権は商標権のうち商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する部分、すなわち専用権を設定行為の範囲で専用使用権者に移す権利である。これに対し、指定商品についての類似商標の使用や類似商品についての登録商標の使用は、37条1号が侵害とみなすことで他人の使用を排除できるにとどまり、商標権者自身がそれを使用する権利を持つわけではない。類似範囲は他人の商標権の禁止権と重なり得る領域であり、商標権者にも使用の権利がない以上、それを専有させる専用使用権を設定することはできない。したがって、禁止権の部分にも設定できる場合があるとする枝は誤りである。専用使用権者が類似範囲について差止めを請求できるのは、自己の専用使用権の侵害とみなされるからであり、使用する権利を有するからではない。

誤り。違うのは「差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる」の部分である。36条1項の差止請求は商標権の侵害に対するもので、登録商標を普通名称として辞書に掲載する行為は25条の使用にも37条の侵害とみなす行為にも当たらない。

25条は、商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有すると定め、36条1項は、商標権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して侵害の停止又は予防を請求できるとする。商標権の侵害とは、権原のない者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をすること、又は37条各号の侵害とみなす行為をすることであり、ここでいう使用は2条3項に列挙された、商品若しくは役務に標章を付し、又は商品若しくは役務に関する広告や取引書類に付するなどの行為に限られる。辞書に登録商標を指定商品の普通名称として掲載する行為は、辞書の出版者が自己の商品や役務の出所を示すために標章を使用するものではなく、2条3項のどの号にも、37条各号にも当たらない。登録商標が普通名称化すれば26条1項2号により商標権の効力が及ばなくなるが、商標法はそれを防ぐために辞書への掲載を差し止める規定を置いていない。したがって、差止請求権を行使して掲載の停止を請求できるとする枝は誤りである。

誤り。違うのは「損害賠償の責めを免れることができる」の部分である。38条3項の使用料相当額の請求を免れるには、登録商標に顧客吸引力が全く無く損害の発生があり得ないことまで主張立証する必要があり、原告が登録商標を使用していないことの立証だけでは足りない。

38条3項は、商標権者が故意又は過失により商標権を侵害した者に対し「その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる」と定める。同項は損害額の立証の負担を軽くするため、権利侵害の事実と使用料相当額を立証すれば損害の発生を立証しなくても賠償を受けられるようにした規定である。最高裁は平成9年の判決で、侵害者が同項の責めを免れるには、登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章の使用が侵害者の売上げに全く寄与していないことなど、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証しなければならないとした。商標権者が登録商標を使用していないという事実は、顧客吸引力の有無を判断する一つの事情にはなるが、それだけで損害の発生があり得ないことにはならない。

誤り。違うのは「その侵害が指定商品に類似する商品についての登録商標の使用によるものであるときは」の部分である。38条5項が使えるのは、侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標の使用によるものであるときに限られる。

38条5項は、商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標（社会通念上同一と認められる商標を含む。）の使用によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害の額とすることができると定める。平成26年改正で置かれたこの規定は、登録商標そのものを指定商品そのものに使われた場合に、使用料相当額さえ立証できない商標権者に最低限の賠償を確保するものであり、類似の範囲の使用は37条1号で侵害とみなされるにすぎないから、対象から外されている。枝は指定商品に類似する商品についての登録商標の使用を38条5項の対象としており、同項が指定商品又は指定役務についての登録商標の使用に限っている点と食い違う。類似する商品についての使用であれば、38条1項から4項までの算定によることになる。

誤り。違うのは「商標権者が受けた損害の額とすることができる場合はない」の部分である。38条5項は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用による侵害では、商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害の額とすることができると定める。

38条5項は、商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により商標権を侵害した者に対し損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標の使用によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を商標権者が受けた損害の額とすることができると定める。使用料相当額の損害が否定され得ることを踏まえ、少なくとも出願や登録、更新に要した費用の分は、専用権の範囲で侵害された商標権者に最低限の賠償として認める規定である。対象は専用権の範囲、すなわち指定商品又は指定役務についての登録商標の使用による侵害に限られ、書体のみの変更など社会通念上同一の商標の使用は含むが、類似範囲の使用には及ばない。本枝は指定商品又は指定役務についての登録商標の使用による侵害の場面であるから5項が適用され、取得及び維持の費用に相当する額を損害の額とすることができる。できる場合はないとする本枝は誤りである。

正しい。38条5項かっこ書は、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標を登録商標と社会通念上同一の商標に含め、50条においても同じとするので、その使用は登録商標の使用と認められる。

50条1項は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときに、何人も取消審判を請求することができると定める。ここでいう登録商標の範囲は38条5項のかっこ書が定めており、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含むものとし、第50条において同じとする。登録された態様と厳密に同じ使用に限ると通常の商取引での表記の変更が不使用とされてしまうため、出所表示としての実質が変わらない範囲の使用を保護するものである。ローマ字の登録商標を片仮名で表示し、同一の称呼及び観念を生ずるときは、まさにこのかっこ書に当たるので、登録商標の使用と認められるとする枝は正しい。

正しい。38条3項は使用料相当額を損害の額として請求できるとする規定であり、商標権者は侵害の事実と受けるべき金銭の額を主張立証すれば足り、侵害者は損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証すれば責めを免れる。出題当時は「通常受けるべき金銭の額」と定められていた（令和元年改正前）。

38条3項は、商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができると定める。この規定は、侵害があれば少なくとも使用料に相当する損害があるものとして、損害の額についての立証の負担を軽くするものであるから、商標権者は権利侵害の事実と受けるべき金銭の額を主張立証すればよく、現実に損害が発生したことまで立証する必要はない。他方で同項は損害の発生そのものを擬制するものではないので、商標権者が登録商標を全く使用しておらず使用料相当額の損害もあり得ないといった事情は、侵害者の側が抗弁として主張立証することができ、それが認められれば侵害者は賠償の責めを免れる。最判平成9年3月11日はこの構造を示した判例であり、枝はその枠組みをそのまま述べている。

正しい。38条の2は、13条の2第1項の金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に無効審決が確定しても、当事者であった者は再審の訴えで審決の確定を主張できないとし、その再審の訴えに、当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴えを含めている。

38条の2第1項は、商標権若しくは専用使用権の侵害又は13条の2第1項に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を無効にすべき旨の審決又は取り消すべき旨の決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができないと定める。訴訟の中で無効の抗弁を出して争えるのに、判決の確定後に無効審決を得て再審で蒸し返すことを許すと紛争が終わらないからである。そして同項のかっこ書は、この再審の訴えに、当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含めている。したがって枝の訴えでも審決が確定したことを主張することはできない。

誤り。違うのは「当該商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したとき」の部分である。38条の2が掲げるのは商標登録を無効にすべき旨の審決（1号）と商標登録を取り消すべき旨の決定（2号）であり、取消審判による取り消すべき旨の審決は含まれていない。

38条の2は、商標権若しくは専用使用権の侵害又は13条の2第1項の金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、1号の当該商標登録を無効にすべき旨の審決又は2号の当該商標登録を取り消すべき旨の決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、その終局判決に対する再審の訴えにおいて審決又は決定が確定したことを主張することができないと定める。無効理由や登録異議の理由は登録の時に存在した瑕疵であり、侵害訴訟の中で無効の抗弁として争えたのだから、判決の確定後に蒸し返すことを許さない趣旨である。これに対し50条や51条などの取消審判による取り消すべき旨の審決は、登録後の不使用や不正使用という事後の事情を理由とし、商標権はその後に消滅するにとどまるため（54条）、過去の侵害の判断を覆す場面として想定されておらず、同条の対象に掲げられていない。したがって取り消すべき旨の審決について主張が制限される旨は規定されておらず、枝は誤りである。

誤り。違うのは「当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができる」の部分である。侵害訴訟の終局判決の確定後に商標登録を無効にすべき旨の審決が確定しても、当事者であった者は再審の訴えにおいてその確定を主張することができない（38条の2第1号）。

38条の2は、商標権若しくは専用使用権の侵害又は13条の2第1項の金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を無効にすべき旨の審決（1号）又は取り消すべき旨の決定（2号）が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができないと定める。侵害訴訟では39条で準用する特許法104条の3により被告が無効の抗弁を出して争うことができるのだから、判決の確定後に無効審決を得て再審で蒸し返すことを許せば、紛争の一回的な解決が損なわれ、確定判決に基づいて支払われた損害賠償の返還などで法的安定性が崩れる。そこで平成23年改正で、特許法104条の4と同じ主張の制限が商標法にも置かれた。したがって、再審の訴えで審決の確定を主張できるとする枝は条文と合わない。

誤り。違うのは「当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該無効審決が確定したことを主張して、既に支払った金銭の返還を請求することができる」の部分である。38条の2により、当事者であった者は再審の訴えで無効審決の確定を主張できない。

38条の2は、商標権若しくは専用使用権の侵害又は13条の2第1項に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を無効にすべき旨の審決又は取り消すべき旨の決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができないと定める。13条の2第4項は無効審決の確定により金銭的請求権が初めから生じなかったものとみなすが、訴訟の中では39条で準用する特許法104条の3により無効の抗弁を出す機会が被告に与えられており、その機会を使わずに判決が確定した後に無効審決を持ち出して紛争を蒸し返すことを許せば、判決の安定が損なわれる。この蒸し返しを防ぐのが38条の2である。したがって当事者であった者は、再審の訴えで無効審決の確定を主張して既払金の返還を求めることはできない。

正しい。38条の2は、侵害訴訟の終局判決の確定後に無効審決が確定しても当事者であった者は再審の訴えで審決の確定を主張できないと定め、かっこ書でその訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴えを再審の訴えに含めている。

38条の2は、商標権の侵害又は13条の2第1項の金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を無効にすべき旨の審決又は取り消すべき旨の決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、再審の訴えにおいて当該審決又は決定が確定したことを主張することができないと定め、かっこ書で、当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え、及び仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含むとする。侵害訴訟では無効の抗弁を出すことができたのであるから、判決確定後に無効審決が確定したことを理由に紛争を蒸し返すことを封じ、判決に基づいて支払われた賠償金などの法的安定を守る趣旨である。仮差押えの債権者に対する損害賠償の訴えは、形式上は再審ではないが、本案の判決を覆す実質を持つため、法は明文で再審の訴えに含めている。

正しい。即時抗告ができるのは秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対してだけであり（特許法105条の4第5項）、命令を受けた者は要件を欠くことを理由に取消しの申立てをすることができる（同法105条の5第1項）。

商標法39条で準用する特許法105条の4第5項は「秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる」と定め、命令を発した決定に対する即時抗告の定めは置いていない。秘密保持命令は、営業秘密を訴訟の準備や追行以外に使わせないための命令であり、命令を受けた側には別に取消しの手続を用意しているから、抗告で争わせる必要が無いという整理である。すなわち同法105条の5第1項は、秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者が、訴訟記録の存する裁判所に対し、105条の4第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができると定める。命令を受けた者は、発令時から要件を欠いていたことを理由にして即時抗告をすることはできないが、同じ理由で取消しの申立てをすることができる。

誤り。違うのは「商標権を行使することができる場合はない」の部分である。39条で準用する特許法104条の3第1項が権利行使を制限するのは無効審判により無効にされるべきものと認められるときであり、取消審判により取り消されるべきことは制限事由になっていない。

商標法39条で準用する特許法104条の3第1項は、侵害に係る訴訟において「当該特許が特許無効審判により…無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない」と定める。無効理由のある権利は本来存在すべきでないものであるから、無効審判の確定を待たずに侵害訴訟の中で権利行使を止めるのが同項の趣旨である。これに対し商標登録の取消しは、不使用や不正使用など登録後の事情を理由に、54条1項により取消しの審決の確定後に向かって商標権を消滅させるものであり、登録が当初から瑕疵を帯びていたわけではない。そのため104条の3第1項は取消審判を制限事由に含めておらず、取り消されるべきものと認められるだけでは権利行使は妨げられない。不使用取消しの54条2項の遡及も審決の確定を待って生じる効果であるから、確定前の侵害訴訟で行使できる場合はある。

誤り。違うのは「決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる」の部分である。当事者尋問等の公開停止を定める特許法105条の7は商標法39条で準用されておらず、商標権侵害訴訟で尋問を非公開にすることはできない。

商標法39条は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する特許法の規定を、103条（過失の推定）、104条の2（具体的態様の明示義務）、104条の3第1項及び第2項（権利行使の制限）、105条（書類の提出等）、105条の2の12から105条の6まで（損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、その取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等）並びに106条（信用回復の措置）と列挙している。枝の文言は特許法105条の7第1項の当事者尋問等の公開停止をそのまま商標に置き換えたものであるが、同条は39条の列挙に入っていない。公開停止は憲法の裁判公開の原則の例外であり、特許の侵害訴訟では技術上の営業秘密を法廷で陳述せざるを得ない場面があるために特に設けられたもので、標章の使用の有無が争点になる商標の侵害訴訟には及ぼされていない。

誤り。違うのは「当該商標登録により生じた権利を有する者に限られる」の部分である。39条が準用する特許法104条の3は1項と2項だけで、冒認を理由とする抗弁の主張者を定める3項は準用されず、商標法では46条2項も冒認の無効審判の請求人を権利者に限っていないから、抗弁を出せる者は限られない。

39条は、特許法104条の3第1項及び第2項の規定を商標権又は専用使用権の侵害に準用すると定め、侵害訴訟の相手方は当該商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認められるときはその旨の攻撃又は防御の方法を提出できる。特許法では123条2項が冒認を理由とする無効審判の請求人を特許を受ける権利を有する者に限るため、104条の3第3項を置いてそれ以外の者も冒認の抗弁を出せることを明らかにしているが、商標法39条はこの3項を準用していない。それは商標法46条2項が無効審判の請求人を利害関係人に限るだけで、46条1項4号の冒認についても請求人を出願により生じた権利を有する者に限っていないからである。無効審判を請求できる者が限られていない以上、冒認を理由とする抗弁を提出できる者を限る必要もない。したがって当該商標登録により生じた権利を有する者に限られるという枝は、特許法の仕組みを商標法に持ち込んでいる。

誤り。違うのは「裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な額を認定することができる」の部分である。相当な損害額の認定を定める特許法105条の3は、13条の2第5項で金銭的請求権の行使に準用されていない。

13条の2第5項は、設定登録前の金銭的請求権を行使する場合に準用する規定として、39条において準用する特許法104条の3第1項及び2項、105条、105条の2の12、105条の4から105条の6まで及び106条等を列挙する。特許法105条の3は、損害額を立証するために必要な事実を立証することが事実の性質上極めて困難であるときに裁判所が相当な損害額を認定できるとする規定で、39条は商標権の侵害についてこれを準用するが、13条の2第5項の列挙は105条の2の12の次が105条の4であり、105条の3が抜けている。金銭的請求権は商標権の発生前の使用に対する補償であって、損害賠償ではなく業務上の損失に相当する額を請求するものであるから、立証の困難を裁判所の裁量で補う規定までは及ぼしていない。枝は、損失の額を立証するための事実の立証が極めて困難なときに裁判所が相当な額を認定できるとしており、金銭的請求権には準用されていない特許法105条の3の内容をそのまま持ち込んでいる。

誤り。違うのは「広く一般に対し、当該事件に関する商標法の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる」の部分である。第三者の意見を募る特許法105条の2の11は、39条で商標権の侵害に準用されていない。

39条は、特許法103条（過失の推定）、104条の2（具体的態様の明示義務）、104条の3第1項及び2項（権利行使の制限）、105条（書類の提出等）、105条の2の12から105条の6まで（損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令等）並びに106条（信用回復の措置）の規定を商標権又は専用使用権の侵害に準用すると定める。令和3年改正で特許法105条の2の11に置かれた第三者の意見募集は、裁判所が当事者の申立てにより広く一般に意見の提出を求める制度であるが、39条が準用する範囲は105条の2の12から始まっており、105条の2の11はそこに入っていない。特許権の侵害訴訟では技術や制度の運用について広く知見を集める必要が大きいのに対し、商標権の侵害訴訟にはそこまでの必要がないとして、準用の対象から外されたものである。枝は商標権の侵害訴訟で裁判所が広く一般に意見書の提出を求めることができるとしており、39条の準用の範囲と食い違う。

誤り。違うのは「特許法第104 条の2の規定は、商標法では準用されていない」の部分である。39条は特許法104条の2の具体的態様の明示義務を商標権又は専用使用権の侵害に準用している。

39条は、特許法103条の過失の推定、104条の2の具体的態様の明示義務、104条の3第1項及び2項の権利行使の制限、105条の書類の提出等、106条の信用回復の措置などを商標権又は専用使用権の侵害に準用すると定める。特許法104条の2は、侵害訴訟で特許権者が侵害の行為を組成した物又は方法の具体的態様を主張したときに、相手方が否認するには自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないとする規定であり、侵害の立証に必要な事実が相手方の手元にあるという偏りを正すためのものである。商標権の侵害でも、商品の製造や流通の態様、役務の提供に当たっての標章の表示の仕方は被告側の事情であって、市場で見える行為の特定だけでは争点が絞れないことがあるため、39条は104条の2をそのまま準用している。商標法では準用されていないとする本枝は誤りである。

正しい。4条1項11号違反の無効理由は47条1項により設定登録の日から5年を経過した後は無効審判を請求できず、その後は特許法104条の3第1項の「無効にされるべきもの」に当たらないため、無効の抗弁を主張することが許されない場合がある。

39条で準用する特許法104条の3第1項は、侵害訴訟において当該商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは商標権者は相手方に権利を行使することができないと定め、47条1項は、4条1項11号など一定の無効理由については、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は無効審判を請求することができないと定める。先願の他人の登録商標に類似するという瑕疵は、登録後に信用が形成された後では既成の状態を尊重する方が取引秩序に資するという理屈である。除斥期間が経過すれば無効審判で無効にされることはなくなるから、その商標登録は「無効審判により無効にされるべきもの」とは認められず、最判平29.2.28も、除斥期間経過後は侵害訴訟で無効の抗弁を主張することができないとした。本枝は4条1項11号の無効理由の場面であり、遅延目的がなくても除斥期間の経過により無効の抗弁が許されない場合がある。

正しい。39条が商標権の侵害に準用する特許法の規定は103条、104条の2、104条の3第1項及び2項、105条、105条の2の12から105条の6まで及び106条であり、査証人に対する査証の命令を定める特許法105条の2は準用されていない。

39条は、特許法103条（過失の推定）、104条の2（具体的態様の明示義務）、104条の3第1項及び2項（権利行使の制限）、105条（書類の提出等）、105条の2の12から105条の6まで（損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令等）並びに106条（信用回復の措置）の規定を商標権又は専用使用権の侵害に準用すると定める。特許法105条の2は、裁判所が侵害訴訟において当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持する書類等について査証人に査証を命ずることができるとする制度であるが、39条の列挙には105条の2から105条の2の11までが入っていない。査証は、製造方法の特許のように侵害の立証に相手方の工場への立入りや装置の作動が必要な特許権の侵害訴訟を念頭に令和元年改正で設けられたものであり、標章の使用の有無が外形から分かる商標権の侵害訴訟には準用されなかった。したがって商標権の侵害訴訟で査証を命ずることができる場合はない。

誤り。違うのは「その侵害の行為について過失があったものと推定されることはない」の部分である。67条2号で侵害とみなされる以上、39条が準用する特許法103条により過失が推定され、予備的行為であることを理由に推定を外す規定はない。

67条2号は、指定商品であって、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為を、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなすと定める。所持の段階は使用そのものに至る前の予備的な行為であるが、放置すれば侵害が確実に生ずるので、法が侵害とみなして差止めや損害賠償の対象に取り込んだものである。39条は特許法103条を商標権又は専用使用権の侵害に準用し、同条は、他人の権利を侵害した者はその侵害の行為について過失があったものと推定すると定める。登録防護標章は登録原簿と公報で公示されているから、侵害とみなされる行為をした者にも調査を期待できるという理屈は、本来の侵害でもみなし侵害でも変わらない。条文は過失の推定の対象を侵害の態様で区別しておらず、予備的行為だから推定されないという例外はどこにもない。したがって67条2号の行為をした第三者にも、特許法103条の過失の推定が働く。

誤り。違うのは「当該商標権に係る商標登録が無効であることを抗弁として主張することは商標法上認められていない」の部分である。13条の2第5項は、39条で準用する特許法104条の3第1項・2項を金銭的請求権の行使に準用しており、無効の抗弁が認められる。

13条の2第5項は、27条、37条、39条において準用する特許法104条の3第1項及び2項、105条などの規定を、1項の規定による請求権を行使する場合に準用すると定める。特許法104条の3第1項は、特許権者等の権利行使が、当該特許が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは相手方に対しその権利を行使することができないと定め、商標法39条がこれを商標権の侵害に準用し、さらに13条の2第5項が金銭的請求権の行使に準用する。金銭的請求権は商標権の設定の登録の後でなければ行使できず、その基礎は商標登録にあるから、無効理由を抱えた商標登録に基づく請求を認めるのは、侵害訴訟で無効の抗弁を許す趣旨と同じく妥当でない。この訴訟は商標権侵害訴訟そのものではないが、法が準用の形で同じ抗弁を用意しているので、被告は商標登録が無効にされるべきものであることを抗弁として主張することができる。

誤り。違うのは「故意又は過失の立証を要することなく、商標権侵害の罪（商標法第78条、第78条の2）が成立する」の部分である。39条が準用する特許法103条の過失の推定は民事の損害賠償のための規定であり、侵害の罪の成立には故意を要する。

39条は特許法103条を商標権又は専用使用権の侵害に準用し、他人の商標権を侵害した者はその侵害の行為について過失があったものと推定する。登録商標は商標公報と商標原簿で公示されており、業として商標を使う者には調査が期待できるので、損害賠償請求で権利者が過失を立証する負担を取り除いたのがこの推定である。これに対して78条・78条の2の侵害の罪は刑罰であり、刑法8条により刑法総則が適用され、同38条1項で罪を犯す意思がない行為は法律に特別の規定がある場合を除いて罰しない。商標法に過失による侵害を罰する特別の規定はなく、侵害の罪の成立には故意が必要であって、検察官がそれを立証しなければならない。枝は民事の過失の推定を刑事の侵害の罪に持ち込んでおり、故意又は過失の立証を要しないとする点が条文の仕組みと食い違う。

正しい。39条で準用する特許法104条の3第1項により、商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは商標権者は権利を行使できず、4条1項19号違反は47条1項の除斥期間にかからない無効理由であるから、被告は無効審判を経ずに侵害訴訟でこの抗弁を主張できる。

39条は特許法104条の3第1項及び2項を商標権の侵害に準用しており、商標権の侵害に係る訴訟において、当該商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、商標権者は相手方に対しその権利を行使することができない。本来無効となるべき登録に基づく差止めや賠償を避けるため、裁判所が無効理由の有無を自ら判断して権利行使を止める仕組みである。4条1項19号は、国内又は外国で周知の他人の商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をするものを定め、同号違反は46条1項1号の無効理由である。47条1項の除斥期間の対象に19号は含まれないから、設定登録から何年経っていても無効審判により無効にされるべきものと認められる。したがって、別途無効審判を請求するまでもなく、侵害訴訟で無効の理由を主張立証して抗弁とすることができる。

正しい。39条で準用する特許法103条は、商標権を侵害した者にその侵害の行為について過失があったものと推定するにとどまるから、過失がなかったことを立証して推定を覆せば損害賠償の責任を免れる。

商標権の侵害による損害賠償請求は民法709条の不法行為に基づくもので、侵害者の故意又は過失が要件になる。39条が準用する特許法103条は、他人の商標権又は専用使用権を侵害した者はその侵害の行為について過失があったものと推定すると定め、商標権者が侵害者の過失を立証する負担を免れさせる。登録商標は商標公報と商標登録原簿によって公示されており、商品又は役務について商標を使用する事業者は登録の有無を調査できる立場にあるから、侵害した者に過失があったと推定するのが公平だという理屈である。しかし、これは推定であって過失の有無を問わない無過失責任ではなく、侵害者とされた者は自己に過失がなかったことを立証することにより推定を覆すことができる。したがって、過失がなかったことを立証して損害賠償の責任を免れることができるとする枝は正しい。推定を覆す立証が実際に認められる場面は限られるが、法が反証の道を閉ざしているわけではない。