第10章 第十章　雑則

誤り。違うのは「当該審決において無効とされた全ての請求項を対象としなければならない」の部分である。請求項ごとに請求された無効審判の審決は請求項ごとに確定するから、訴えも請求項ごとに提起できる。

123条1項後段は、二以上の請求項に係る特許については請求項ごとに特許無効審判を請求することができると定め、167条の2第1項3号は、請求項ごとに審判の請求がされた場合には審決は当該請求項ごとに確定すると定める。185条も、二以上の請求項に係る特許又は特許権については123条3項、125条などの適用において請求項ごとに特許がされ又は特許権があるものとみなしている。請求項ごとに独立した特許があるのと同じに扱う以上、無効とすべき旨の審決も請求項ごとに独立した審決の集まりであり、178条1項の審決に対する訴えも、特許権者が争いたい請求項に係る部分だけを対象として提起することができる。訴えの対象から外した請求項についての審決は、出訴期間の経過により先に確定する。したがって、無効とされた全ての請求項を訴えの対象としなければならないとする枝はずれている。

誤り。違うのは「全ての請求項に係る特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる」の部分である。特許異議の申立てと取消決定は請求項ごとにされ、取消決定が確定した請求項に係る特許権だけが初めから存在しなかったものとみなされる。

113条後段は、二以上の請求項に係る特許については請求項ごとに特許異議の申立てをすることができると定め、185条は、二以上の請求項に係る特許又は特許権については114条3項の適用において請求項ごとに特許がされ又は特許権があるものとみなしている。請求項ごとに独立した特許があるのと同じに扱う以上、114条2項の取消決定も請求項ごとにされ、同条3項により初めから存在しなかったものとみなされる特許権も、取消決定が確定した請求項に係るものに限られる。全ての請求項に申立てがされても、合議体が一部の請求項についてだけ113条各号に該当すると認めれば、その請求項について取消決定をし、残りの請求項については維持決定をするのであり、取消決定の確定が他の請求項の特許権に及ぶことはない。枝は一部の請求項の取消決定の確定で全ての請求項の特許権が失われるとしており、請求項ごとの扱いとずれている。

正しい。二以上の請求項に係る特許の取消決定は、185条により請求項ごとに特許があるものとみなして扱われるから、特許権者は取り消された請求項に係る部分に対して訴えを提起できる。

114条2項は、特許異議の申立てに係る特許が113条各号のいずれかに該当すると認めるときは取消決定をすると定め、113条柱書後段は二以上の請求項に係る特許については請求項ごとに特許異議の申立てをすることができるとする。185条は、取消決定の確定の効果を定める114条3項などの規定の適用について、請求項ごとに特許がされ又は特許権があるものとみなす。申立ても確定の効果も請求項ごとに扱われる以上、結論である決定も請求項ごとに観念され、一部の請求項だけを取り消しその余を維持する決定ができる。この決定は、取り消された請求項については取消決定であり、178条1項の取消決定に対する訴えの対象になるから、特許権者はその部分だけを東京高等裁判所に訴えることができる。他方で維持された部分は特許を維持すべき旨の決定であり、114条5項により不服を申し立てることができない。枝は特許権者が取り消す部分に対して訴えを提起できるとしており、条文のとおりである。

誤り。違うのは「甲は乙の承諾を得たとしても、請求項1に係る特許権のみを放棄することはできない」の部分である。97条1項の適用については請求項ごとに特許権があるものとみなされるので（185条）、専用実施権者である乙の承諾を得れば請求項1に係る特許権だけを放棄できる。出題当時は通常実施権者の承諾も要件であった（令和3年改正前）。

97条1項は、特許権者は専用実施権者又は質権者があるときはこれらの者の承諾を得た場合に限りその特許権を放棄することができると定め、185条は、二以上の請求項に係る特許権についての97条1項の規定の適用については請求項ごとに特許権があるものとみなすと定める。請求項ごとに別の発明が特許されているので、権利の処分や消滅の場面では請求項を単位として扱うほうが実態に合い、185条が列挙する規定についてその扱いを明文にしている。放棄がその一つであるから、請求項1に係る特許権だけを放棄することは制度上できる。放棄に専用実施権者の承諾を要求するのは、放棄によって専用実施権が消滅して実施者の地位が失われるのを防ぐためであり、乙がそれを承諾しているなら請求項1だけの放棄を妨げる理由はない。したがって、乙の承諾を得ても請求項1のみを放棄できないとする枝は誤りである。

正しい。126条8項ただし書は特許無効審判により無効にされた後の訂正審判を禁じるが、185条により請求項ごとに特許があるものとみなされるので、無効とされなかった請求項については訂正審判を請求できる。

126条8項は、訂正審判は特許権の消滅後においても請求することができると定め、ただし書で、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後はこの限りでないとする。無効にされた特許は125条により初めから存在しなかったものとみなされ、訂正する対象がなくなるからである。そして185条は、二以上の請求項に係る特許については、126条8項の適用について請求項ごとに特許がされたものとみなすと定める。したがって一部の請求項に係る特許を無効にすべき旨の審決が確定しても、無効にされたのはその請求項に係る特許だけであり、無効とされなかった他の請求項に係る特許は依然として存在する。これらの請求項については126条8項ただし書の無効にされた後に当たらず、特許権者は訂正審判を請求して特許請求の範囲の減縮などをすることができる。

正しい。186条1項ただし書は営業秘密が記載された旨の申出があった無効審判の書類について閲覧を制限する余地を与えるが、制限されるのは特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときに限られる。

186条1項は、何人も特許庁長官に対し特許に関する書類の閲覧又は謄写を請求することができると定め、ただし書で、同項各号に掲げる書類については特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときはこの限りでないとする。5号は、特許無効審判に係る書類であって当事者又は参加人からその保有する営業秘密が記載された旨の申出があったものを挙げる。特許に関する書類は原則として公開され、無効審判の答弁書も例外ではないが、当事者が営業秘密を持ち出して主張せざるを得ない場面があるため、申出を手がかりに特許庁長官が閲覧を制限できる。しかし条文の構造上、申出は制限の入口であって、閲覧を認めないかどうかは特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるかにかかっている。したがって、申出があっても必要がないと認めれば第三者の閲覧の請求を認めることができ、枝のとおりである。

誤り。違うのは「審判長は、当該実験成績証明書の閲覧を制限することができる」の部分である。186条1項ただし書で営業秘密が記載された旨の申出があった無効審判の書類の閲覧を拒むのは、特許庁長官である。

186条1項は、何人も特許庁長官に対し特許に関し書類の閲覧若しくは謄写などを請求することができると定め、ただし書で、同項各号に掲げる書類については特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときはこの限りでないとする。5号は、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であって、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があったものを挙げる。閲覧請求の相手方が特許庁長官である以上、閲覧に供するかどうかを判断するのも長官であり、審判長の権限ではない。本枝の実験成績証明書は無効審判の請求人が提出した無効審判に係る書類であり、当事者である請求人から営業秘密が記載された旨の申出があれば5号に当たるので、閲覧を制限され得ること自体は正しいが、制限の主体を審判長としている点が条文とずれている。

正しい。184条の9第6項の読替えにより、外国語特許出願に係る国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面又は要約は、設定登録又は国際公開がされたものを除き、186条1項ただし書の秘密を保持する必要があると認めるときは証明等を請求できない書類に加わる。

186条1項は、何人も特許庁長官に対し証明、書類の謄本・抄本の交付、閲覧・謄写等を請求できるとし、ただし書で、同項各号の書類については特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときはこの限りでないとする。184条の9第6項は、外国語特許出願に係る証明等の請求について、186条1項1号の「又は第67条の5第2項の資料」を「又は特許協力条約3条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約（特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。）」と読み替える。外国語特許出願では国内の書面は翻訳文であり、原語の国際出願の書類は1号の願書等に含まれないので、読替えで加えたのである。国際公開がされれば国際出願の内容は公になるから、除かれるのはそこまでである。枝は、設定登録がされたものを除いた外国語特許出願の国際出願の書類について、国際公開まで秘密保持の判断で証明等を拒めると述べており、読替え後の186条1項のとおりである。

誤り。違うのは「表示を付するよう努めることまでは求めていない」の部分である。実用新案法51条は、特許法187条と同じく、登録実用新案に係る物品又はその包装に実用新案登録表示を附するように努めなければならないと定めている。

実用新案法51条は、実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示を附するように努めなければならないと定める。特許法187条が特許権者等に特許表示を附するように努めなければならないと定めるのと同じ努力義務であり、権利の存在を物品の上で公示して第三者の侵害を未然に防ぎ、取引の安全を図る趣旨は両法で変わらない。実用新案は無審査で登録される権利であるが、権利があることを表示する意義はむしろ大きく、表示を求めない理由はない。努力義務であるから表示をしなくても権利の効力や行使に影響はないが、登録実用新案でない物品に実用新案登録表示又は紛らわしい表示を附する行為は虚偽表示として禁じられる（同法52条）。本枝は、実用新案法が特許法と異なり表示の努力義務を求めていないとしており、51条の定めと食い違う。

誤り。違うのは「表示を付することが義務付けられている」の部分である。187条は特許権者、専用実施権者又は通常実施権者が特許表示を付するように努めなければならないと定めるもので、努力義務にとどまる。

187条は、特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物又はその物の包装に、その物又は方法の発明が特許に係る旨の表示を付するように努めなければならないと定める。特許表示は第三者に特許の存在を知らせて侵害を未然に防ぎ、取引の相手方に権利関係を示すために有益であるが、表示がなくても特許権の効力は変わらず、特許権者に表示の負担を強制するほどの必要はないので、努めなければならないという努力義務の形にしたものである。したがって表示を付さなくても法律上の制裁や権利の制限はなく、枝が義務付けられているとする点は条文の定め方と異なる。これに対し188条は特許に係る物以外の物に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為を何人にも禁じ、違反には198条の虚偽表示の罪が科される。表示を付するかどうかは任意であるが、付するなら真実の表示でなければならないという構造である。

誤り。違うのは「懲役や罰金に処せられることはない」の部分である。無効審決が確定した特許に係る物はもはや特許に係る物ではなく、これに特許表示を付し又は付したものを譲渡する行為は188条1号・2号の虚偽表示として198条の罪になる。出題当時は懲役であったが（令和4年改正前）、刑罰の対象になる点は変わらない。

188条は、何人も、特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為（1号）と、特許に係る物以外の物であってその物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為（2号）をしてはならないと定め、198条はこれに違反した者を3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処するとする。特許のない物に特許表示を付せば公衆を誤らせ、正当な特許権者の信用も損なうから、刑罰をもって禁じたものである。特許を無効にすべき旨の審決が確定すると125条により特許権は初めから存在しなかったものとみなされるので、その物は無効審決の確定後は特許に係る物以外の物であり、たとえ元の特許発明の技術的範囲に属する物であっても、「特許」の文字と特許番号を付して譲渡すれば1号と2号の両方に当たる。枝は物の特許発明におけるその物であれば刑罰を受けないとするが、基準は物の構造ではなく有効な特許に係るかどうかである。

誤り。違うのは「過料に処せられる」の部分である。特許に係る物以外の物やその包装に特許表示を付する行為は188条1号で禁じられ、違反した者は198条の虚偽表示の罪として刑罰に処せられる。

188条1号は、何人も、特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為をしてはならないと定め、198条は、188条の規定に違反した者は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処すると定める。特許表示は取引者や需要者に特許権の存在を信じさせる力を持つから、特許に係らない物に付すことは公衆を欺き特許制度の信用を損なう行為として、犯罪として刑罰で抑止する建前である。これに対して過料は202条以下が定める秩序罰であり、宣誓した当事者本人の虚偽の陳述や正当な理由のない不出頭、書類の不提出など審判手続の秩序を乱す行為に向けられ、虚偽表示はその対象に含まれない。本枝は、刑罰である虚偽表示の罪を秩序罰の過料にすり替えている点が条文と食い違う。なお法人の従業者が業務に関して違反したときは、201条1項2号により法人にも一億円以下の罰金刑が科される。

誤り。違うのは「実用新案公報には掲載されない」の部分である。実用新案法53条2項が準用する特許法193条2項5号により、存続期間の満了等によるものを除く実用新案権の消滅は実用新案公報に掲載しなければならない。

実用新案法49条1項1号は、実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限を実用新案原簿に登録すると定め、同法53条2項は、特許法193条2項のうち5号から7号まで、9号及び10号に係る部分を実用新案公報に準用する。準用される特許法193条2項5号は、権利の消滅のうち存続期間の満了によるもの及び料金の不納によるものを除いたものを公報に掲載しなければならないと定めるから、無効にすべき旨の審決の確定による実用新案権の消滅は公報の掲載事項になる。存続期間の満了や登録料の不納による消滅は公報を見なくても時期が分かるので除かれているが、無効審決による消滅は第三者が公報で知るほかなく、権利が初めから存在しなかったものとみなされる重大な変動であるから掲載が要る。原簿への登録と公報への掲載は別の制度であり、本枝は原簿には登録されるが公報には掲載されないとしており、準用規定と食い違う。

正しい。193条2項3号は、出願公開後の17条の2第1項の補正を特許公報に掲載するが、同項ただし書各号によりしたものは誤訳訂正書の提出によるものに限ると定め、審判請求と同時の補正は4号の補正であるから誤訳訂正書によらなければ掲載されない。

193条2項3号は、特許公報には出願公開後における17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を掲載しなければならないと定めつつ、かっこ書で、同項ただし書各号の規定によりしたものにあっては誤訳訂正書の提出によるものに限るとする。17条の2第1項ただし書は、拒絶理由通知を受けた後の補正ができる場合として、1号から3号の拒絶理由通知等の指定期間内の補正と、4号の拒絶査定不服審判の請求と同時にする補正を挙げている。出願公開後の補正を公報に載せるのは第三者に補正後の内容を知らせるためであるが、拒絶理由通知の後の補正は目的が限られて減縮の方向に向かうものが多く、第三者の不利益が小さいとして掲載の対象から外し、開示の内容にかかわる誤訳の訂正だけを例外的に載せることにしたものである。本枝の補正は審判の請求と同時にする4号の補正であり、誤訳訂正書の提出によるものでなければ特許公報に掲載されず、条文のとおりである。

誤り。違うのは「出願審査の請求を取り下げなければならない」の部分である。出願審査の請求は取り下げることができず（48条の3第3項）、手数料の返還は特許出願が放棄され又は取り下げられたときに請求する（195条9項）。

48条の3第3項は、出願審査の請求は取り下げることができないと定める。審査請求は何人もでき、請求により審査が始まる以上、取下げを許すと審査の着手や第三者の予測が不安定になるからである。一方で195条9項は、出願審査の請求をした後に、39条6項の命令、50条の拒絶理由通知、51条の特許査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され又は取り下げられたときは、手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還すると定め、10項でその請求は放棄又は取下げの日から6月を経過した後はできないとする。返還の引き金は特許出願そのものの放棄又は取下げであって、審査請求の取下げではない。枝は、取り下げることができない審査請求の取下げを返還の要件に置いている点で条文とずれる。

正しい。195条3項により増加した請求項の分の出願審査の請求の手数料は特許出願人が納付しなければならず、17条3項の補正命令に応じて納付しないときは、18条2項により特許庁長官は当該特許出願を却下することができる。

195条3項は、特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について納付すべき出願審査の請求の手数料は、特許出願人が納付しなければならないと定める。出願審査の請求は何人もできるが、請求の後に出願人が自ら請求項を増やした分の負担を、請求をした第三者に負わせるのは筋が通らないので、増加分は出願人の負担とした。17条3項3号は、195条1項から3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないときに特許庁長官が相当の期間を指定して手続の補正を命ずることができると定め、18条2項は、195条3項の手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が指定した期間内に納付をしないときは当該特許出願を却下することができると定める。ここで却下されるのは手続ではなく特許出願そのものであり、枝はこの流れをそのまま述べている。

誤り。違うのは「当該補正は却下される」の部分である。増加分の審査請求料を特許出願人が納付しないときは、17条3項3号の補正命令を経て、18条2項により特許庁長官が当該特許出願を却下することができるのであって、補正が却下されるのではない。

195条3項は、特許出願人でない者が出願審査の請求をした後に、特許請求の範囲の補正により請求項の数が増加したときは、増加した請求項についての出願審査の請求の手数料は特許出願人が納付しなければならないと定める。第三者が請求した審査の手数料を、出願人が自ら増やした請求項の分まで第三者に負担させる理由がないからである。出願人がこれを納付しないときは、17条3項3号により特許庁長官が相当の期間を指定して納付を命じ、それでも指定期間内に納付がないときは、18条2項により当該特許出願を却下することができる。18条2項は却下の対象を特許出願と定めており、補正を却下する仕組みではない。また「却下することができる」という裁量の規定であって、納付がなければ当然に却下されるものでもない。枝は、納付しなければ補正が却下されると述べており、却下の対象と効果の両方で条文と合わない。

正しい。特許出願人でない者が出願審査の請求をした後に、特許請求の範囲の補正により請求項の数が増加したときは、増加した請求項についての出願審査の請求の手数料は特許出願人が納付しなければならない（195条3項）。

195条2項は、別表の中欄に掲げる者は手数料を納付しなければならないと定め、出願審査の請求の手数料は請求項の数に応じて請求をする者が納付する。3項は、特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について納付すべき出願審査の請求の手数料は、2項の規定にかかわらず特許出願人が納付しなければならないと定める。出願審査の請求は何人もすることができるが（48条の3第1項）、第三者が請求した後に出願人が請求項を増やすと増えた分の手数料まで第三者に負わせることになり、出願人が自分の都合で請求項を増やした結果を他人に転嫁するのは公平を欠く。そこで増加分は出願人の負担にしたものである。したがって請求人甲には増加した請求項についての手数料を納付する義務はなく、出願人乙が納付する。枝は、この条文のとおりである。

正しい。195条の4が行政不服審査法の審査請求を排除する処分に、133条の2による答弁書の却下の決定は含まれていない。

195条の4は、査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは訂正の請求書の却下の決定並びに特許法の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができないと定める。これらは審判や審決取消訴訟という特許法独自の不服申立ての道が用意されているか、法が明文で不服申立てを封じたものであるから、行政不服審査法の一般的な審査請求と重ならないようにしている。被請求人が提出した答弁書が不適法で補正できないとして133条の2第1項の決定で却下された場合、その決定は審判の請求書の却下でも訂正の請求書の却下でもなく、特許法に不服を申し立てることができないとする規定もない。したがって195条の4の列挙に当たらず、行政不服審査法の審査請求をすることができる。

誤り。違うのは「行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる」の部分である。取消決定は195条の4により行政不服審査法の審査請求の対象から除かれ、不服は東京高等裁判所への訴えで争う。

195条の4は、査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができないと定める。取消決定は3人又は5人の審判官の合議体が準司法的な手続で判断したものであり、これを一般の行政処分と同じく行政庁内部の審査請求でやり直させる意味に乏しいため、特許法は不服の道を裁判所への訴えに一本化している。すなわち178条1項により取消決定に対する訴えは東京高等裁判所の専属管轄とされ、同条2項により当事者、参加人又は参加を拒否された者に限って提起できる。本枝は取消決定に対して行政不服審査法の審査請求ができるとしているが、195条の4が明文で排除している点が条文と食い違う。

誤り。違うのは「特許法第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対しては、行政不服審査法による不服申立てをすることができる」の部分である。195条の4は、審判の請求書の却下の決定と並べて訂正の請求書の却下の決定も行政不服審査法の審査請求の対象から外している。

195条の4は、査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは120条の5第2項若しくは134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができないと定める。これらの処分は審判や審決取消訴訟という特許法独自の不服申立ての道に乗せるのが適切で、一般法の審査請求を重ねて認める必要がないという考え方である。訂正審判の請求書の却下の決定は審判の請求書の却下の決定として、特許無効審判における訂正の請求書の却下の決定は134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定として、どちらも同じ条文に列挙されており、扱いに差はない。本枝は、訂正の請求書の却下の決定についてだけ行政不服審査法の不服申立てができるとしている点で195条の4と食い違う。