第5章 第五章　審判

誤り。違うのは「実用新案登録無効審判は何人も請求することができ、請求人適格が限定される場合はない」の部分である。冒認又は共同出願違反を理由とするものは、実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求できる（実用新案法37条2項ただし書）。

実用新案法37条2項は、実用新案登録無効審判は何人も請求することができると定めつつ、ただし書で、実用新案登録が共同出願違反（1項2号のうち11条1項で準用する特許法38条の違反）又は冒認（1項5号）に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができるとする。無審査で登録される実用新案は誰でも検証の入口に立てるようにしてあるが、冒認や共同出願違反は真の権利者の利益を守るための無効理由であり、その者が権利を争わないのに第三者が持ち出すことを認める理由がないからである。冒認・共同出願違反を特許を受ける権利を有する者に限る特許法123条2項と同じ構造である。本枝は前半は正しいが、実用新案で請求人が限定される場合がないとした後半が条文と食い違う。

誤り。違うのは「特許庁長官はこれを理由として、実用新案権者に対し、補正をすべきことを命ずることができる」の部分である。訂正が明細書等に記載した事項の範囲内でないことは14条の3の補正命令の事由になく、37条1項7号の無効理由として無効審判で争われる。

実用新案法14条の3は、特許庁長官は訂正書の提出があった場合においてその訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が各号のいずれかに該当するときは相当の期間を指定して補正をすべきことを命ずることができると定め、事由として、訂正後の考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき、4条により登録できないものであるとき、5条6項4号又は6条の要件を満たしていないとき、必要な事項の不記載又は著しく不明確であるときの4つを挙げる。これらは出願時の6条の2の基礎的要件と同じ項目であり、方式的に確かめられる事項だけを見る。訂正が願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でなければならないという14条の2第3項の要件は、元の開示の範囲に収まるかという実体的な判断を要するため、補正命令の事由ではなく、37条1項7号により実用新案登録無効審判の無効理由とされている。本枝は無効理由を補正命令の事由に置き換えている点が条文と食い違う。

正しい。実用新案法14条の2第11項は、1項又は7項の訂正があったときは訂正後の明細書等により出願及び設定の登録がされたものとみなすと定め、3項の記載事項の範囲内という要件を満たすことをこの効果の条件としていない。

実用新案法14条の2第3項は、1項の訂正は願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないと定め、11項は、1項又は7項の訂正があったときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなすと定める。特許の訂正審判では審判官が126条5項の要件を審理し、適合しなければ訂正を認めない審決をするが、実用新案の訂正は特許庁長官への訂正書の提出で行われ、長官が14条の3で補正を命ずることができる事由は物品性、4条、記載要件と単一性、著しい不明確の四つであって、記載事項の範囲内かどうかは審査されない。その代わり、3項に違反した訂正は37条1項7号の無効理由とされ、無効審判で争われる。したがって記載事項の範囲内でない訂正であっても、訂正後の明細書等により出願がされたものとみなされる効果は生じ、枝はこの仕組みのとおりである。

誤り。違うのは「いずれも利害関係人に限り請求することができる」の部分である。特許無効審判は123条2項により利害関係人に限られるが、実用新案登録無効審判は実用新案法37条2項により何人も請求することができる。

123条2項は、特許無効審判は利害関係人に限り請求することができると定め、冒認と共同出願違反を理由とする場合は特許を受ける権利を有する者に限る。これに対し実用新案法37条2項は、実用新案登録無効審判は何人も請求することができると定め、ただし書で冒認と共同出願違反を理由とするものだけを実用新案登録を受ける権利を有する者に限る。特許では、何人も申し立てられる特許異議の申立てが別に置かれているから、無効審判は紛争の当事者である利害関係人に絞った。実用新案には異議の申立てがなく、無審査で登録された権利の有効性を公衆が問える手段は無効審判しかないから、請求人を限らずに開いたままにしている。したがって29条違反を理由とする特許無効審判は利害関係人に限られるが、3条違反を理由とする実用新案登録無効審判は利害関係のない者も請求でき、いずれも利害関係人に限るとする枝は実用新案の側が誤りである。

誤り。違うのは「当該請求は取り下げられたものとみなされる」の部分である。無効審判の請求後に実用新案登録に基づく特許出願がされたときは、審判長がその旨を通知し、請求人は通知から30日以内に限り請求を取り下げることができるにとどまる（実用新案法39条5項・39条の2第3項）。

実用新案法39条5項は、審判長は実用新案登録無効審判の請求があった場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法46条の2第1項の特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならないと定める。39条の2第2項は、答弁書の提出があった後は相手方の承諾を得なければ審判の請求を取り下げることができないとするが、3項は、請求人がこの通知を受けたときは2項にかかわらず、通知を受けた日から30日以内に限り請求を取り下げることができるとする。実用新案登録に基づく特許出願がされると実用新案権は放棄されるので、無効審判を続ける意味が薄れる請求人も多いが、放棄前の実施に対する損害賠償を争う利害が残る場合もあるから、法は請求を当然に消すのではなく、請求人の判断で承諾なしに取り下げられる道を開いた。取下げが擬制される定めはなく、枝はこの選択権を取下げの擬制に置き換えている点で条文とずれる。なお同じ場面で技術評価の請求がされなかったものとみなされるのは12条7項の別の仕組みである。

正しい。実用新案登録無効審判の係属中に14条の2第7項の請求項の削除を目的とする訂正があったときは、審判長はその副本を請求人に送達しなければならない（実用新案法39条3項）。

実用新案法14条の2第7項は、実用新案権者は1項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができると定め、ただし書で、無効審判の係属中に審理の終結の通知があった後は訂正できないとする。39条3項は、審判長は答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において14条の2第1項若しくは7項の訂正があったときは、その副本を請求人に送達しなければならないと定める。実用新案の訂正は審判の外で実用新案権者が訂正書を提出してするものであるから、審判の中で請求人がそれを知る手当てがないと、無効を主張している請求の範囲が知らぬ間に変わってしまい、攻撃の対象がずれる。そこで答弁書と同じく副本を請求人に送って反論の機会を保障したという理屈である。枝は請求項の削除の訂正について副本の送達を述べており、39条3項のとおりである。

誤り。違うのは「請求項3に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできる場合がある」の部分である。46条の2第1項4号の制限は、その実用新案登録について請求された無効審判を基準にしており、審判の請求がない請求項に係る考案についても特許出願はできない。

特許法46条の2第1項は、実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができると定め、4号で、その実用新案登録について請求された実用新案登録無効審判について、実用新案法39条1項により最初に指定された期間を経過したときを挙げる。無効審判は請求項ごとに請求できる（実用新案法37条1項後段）が、4号は「その実用新案登録について請求された」と書き、請求項ごとの制限にしていない。実用新案登録に基づく特許出願は、実用新案権を放棄して登録全体を特許出願に切り替える制度であり、無効審判で争われている登録を特許出願に逃がして審判を空振りにさせないために、答弁書提出期間の末日で道を閉じている。一部の請求項だけが争われていても登録は一つであり、争われていない請求項3に係る考案だけを取り出して特許出願をすることも認められない。本枝は、前段は条文に合うが、後段で請求項単位の例外を認めている点が条文と食い違う。

誤り。違うのは「当該無効審判の請求対象である請求項以外の請求項については、当該実用新案登録に基づく特許出願をすることができるときがある」の部分である。46条の2第1項4号の制限は実用新案登録の全体に及び、請求項ごとの例外はない。

46条の2第1項は、実用新案権者は自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができると定めたうえで、各号に掲げる場合を除くとし、4号は、その実用新案登録について請求された実用新案登録無効審判について、実用新案法39条1項の規定により最初に指定された期間を経過したときを挙げる。特許出願をするときは実用新案権を放棄しなければならず（同項後段）、答弁書の提出期間の経過後まで乗り換えを許すと、無効にされそうな権利を放棄して審判を空振りにさせる道を開くため、その時期以後は禁じたものである。この制限は「その実用新案登録について」と定められており、無効審判が一部の請求項について請求された場合でも、請求の対象でない請求項だけを取り出して特許出願をすることを認める定めはない。

誤り。違うのは「当該請求は取り下げられたものとみなされる」の部分である。無効審判の請求後に実用新案登録に基づく特許出願がされたときは、審判長がその旨を通知し、請求人は通知から30日以内に限り請求を取り下げることができるにとどまる（実用新案法39条5項・39条の2第3項）。

実用新案法39条5項は、審判長は実用新案登録無効審判の請求があった場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法46条の2第1項の特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならないと定める。39条の2第2項は、答弁書の提出があった後は相手方の承諾を得なければ審判の請求を取り下げることができないとするが、3項は、請求人がこの通知を受けたときは2項にかかわらず、通知を受けた日から30日以内に限り請求を取り下げることができるとする。実用新案登録に基づく特許出願がされると実用新案権は放棄されるので、無効審判を続ける意味が薄れる請求人も多いが、放棄前の実施に対する損害賠償を争う利害が残る場合もあるから、法は請求を当然に消すのではなく、請求人の判断で承諾なしに取り下げられる道を開いた。取下げが擬制される定めはなく、枝はこの選択権を取下げの擬制に置き換えている点で条文とずれる。なお同じ場面で技術評価の請求がされなかったものとみなされるのは12条7項の別の仕組みである。

誤り。違うのは「審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない」の部分である。審決の予告を定める特許法164条の2は、実用新案法41条が準用する規定に含まれていない。

特許法164条の2第1項は、審判長は特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならないと定め、2項で被請求人に訂正を請求するための期間を指定する。審決の予告は、無効審決の前に特許権者に訂正の請求の機会を与えるための手続である。実用新案法41条が準用する特許法の規定は、125条、132条から133条の2まで、135条から154条まで、156条1項・3項・4項、157条、167条などと列挙されており、164条の2は入っていない。実用新案の訂正は審判の中で請求するものではなく、14条の2により実用新案権者が訂正書を提出して自らするもので、無効審判の係属中は最初の答弁書提出期間まで、請求項の削除なら審理終結の通知まで訂正できるから、予告で訂正の機会を作る必要がないという理屈である。したがって実用新案登録無効審判に審決の予告はなく、枝は準用の範囲とずれる。

誤り。違うのは「その審理の併合をすることができない」の部分である。当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判は審理を併合でき（特許法154条1項）、実用新案法41条がこれを準用する。

特許法154条1項は、当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判についてはその審理の併合をすることができると定め、2項は併合した審理を分離することができるとする。実用新案法41条は、特許法125条、132条から133条の2まで、135条から154条まで、156条1項・3項・4項、157条、167条、167条の2、169条の一部及び170条を実用新案登録無効審判に準用すると定めており、154条はこの範囲に含まれる。同一の実用新案権に対して複数の無効審判が請求されたときは、被請求人である実用新案権者がどの事件でも共通するから、当事者の一方が同一である二以上の審判に当たり、併合して審理することができる。同じ権利の有効性を別々に判断すると結論が食い違うおそれがあり、証拠調べも重複するから、合議体の判断で一つの手続にまとめることを認めたという理屈である。枝は併合できないとしており、準用される154条1項とずれる。

誤り。違うのは「被請求人における訂正の機会の確保を目的として、審決の予告をすることがある」の部分である。実用新案法41条が審判に準用する特許法の規定に164条の2は含まれておらず、実用新案登録無効審判に審決の予告の制度はない。

実用新案法41条1項は、特許法125条、132条から133条の2まで、135条から154条まで、156条1項、3項及び4項、157条、167条などを審判に準用すると定めるが、審決の予告を定める特許法164条の2はこの列挙に無く、156条2項も準用されていない。特許無効審判の審決の予告は、無効審決の見込みを示して被請求人に訂正の請求の機会を与えるための制度であるが、実用新案の訂正は審判の中の訂正の請求ではなく特許庁長官への訂正書の提出で行い、その時期は14条の2第1項により無効審判で最初に指定された答弁書提出期間までに区切られ、その後は請求項の削除しかできない。訂正の機会を答弁書の段階に限る仕組みを採っている以上、審理の終盤で改めて訂正の機会を確保する予告を置く余地がない。したがって被請求人が一回も訂正をしていなくても、審判長が審決の予告をすることはなく、事件が熟したときは準用される156条1項により審理の終結が通知される。

正しい。実用新案法41条が準用する特許法の規定に164条の2は含まれておらず、実用新案登録無効審判には審決の予告がないから、事件が審決をするのに熟したときは審理の終結を通知すれば足りる。

特許法164条の2第1項は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の省令で定めるときは、審判長が審決の予告を当事者及び参加人にしなければならないと定める。しかし実用新案法41条は、特許法125条、132条から133条の2まで、135条から154条まで、156条1項・3項・4項などを審判に準用するだけで、164条の2を含めていない。特許の審決の予告は審決前に訂正の請求の機会を与えるための手続であるが、実用新案の訂正は14条の2の訂正書で実用新案権者が自ら行うものであるから、予告で訂正の機会を作る必要がない。そのため準用する156条1項を「事件が審決をするのに熟したときは」と読み替え、審理の終結を通知する仕組みにしている。通知の方式を書面に限る定めはなく、口頭審理の場で口頭により告知することもできるから、枝は正しい。

正しい。実用新案法41条が準用する特許法149条5項により、参加の申請についての決定に対しては不服を申し立てることができず、実用新案法47条1項の訴えの対象も審決と請求書の却下の決定に限られる。

特許法149条3項は、参加の申請があったときはその審判の審判官が審判により決定をすると定め、同条5項は、この決定又はその不作為に対しては不服を申し立てることができないとする。実用新案法41条はこの規定を実用新案登録無効審判に準用する。参加の申請についての決定は審判の進行上の中間的な判断であり、不服は審決に対する訴えの中で主張させることにしたものである。実用新案法47条1項が東京高等裁判所の専属管轄とするのも、審決に対する訴えと審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えだけであり、参加を許さない旨の決定はそのどちらでもない。参加を申請して拒否された者は、同条2項が準用する特許法178条2項により審決に対する訴えを提起する資格を持つので、甲が争う道は決定そのものではなく、後にされる審決に対する訴えである。したがって決定に対して訴えを提起することはできない。